Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
Processo C-809/18

1

Com o seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 15 de outubro de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2018:679), que anulou a Decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 5 de outubro de 2016 (processo R 2087/2015‑1), relativa a um processo de oposição entre a Jerome Alexander Consulting Corp. e a John Mills Ltd (a seguir «decisão controvertida»).

2

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial foi assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.o 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»). O artigo 6.o‑septies desta convenção estipula:

«1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular direito de se opor ao registo pedido ou de requerer a anulação ou, se a lei do país o permitir, a transmissão em seu benefício do referido registo, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

2) O titular da marca terá, com as reservas da alínea 1), o direito de se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.»

3

O artigo 29.o da referida convenção prevê, no seu n.o 1:

[…]»

4

O artigo 2.o, n.o 1, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, que figura no anexo 1 C do Acordo de Marraquexe que Institui a Organização Mundial do Comércio e que foi aprovado em nome da Comunidade Europeia pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (a seguir «Acordo ADPIC»), dispõe:

«No que diz respeito às partes II, III e IV do presente acordo, os membros devem observar o disposto nos artigos 1.o a 12.o e no artigo 19.o da Convenção de Paris (1967).»

5

O artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulado «Motivos relativos de recusa», enuncia:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

3. Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação.

[…]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.o 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior [se] essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca [da União Europeia] anterior, esta goze de prestígio na [União Europeia] e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado‑Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑los.»

6

Nos termos do artigo 52.o deste regulamento, intitulado «Causas de nulidade absoluta»:

«1. A nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:

[…]

[…]»

7

Em 18 de setembro de 2013, a John Mills, recorrente em primeira instância, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no EUIPO, ao abrigo do Regulamento n.o 207/2009.

8

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo «MINERAL MAGIC» (a seguir «marca contestada»).

9

Os produtos para os quais este registo foi pedido estão abrangidos pela classe 3, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Loções capilares; produtos abrasivos; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para limpar e tratar da pele, do couro cabeludo e dos cabelos; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria)».

10

O pedido de marca da União Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias 2014/14, de 23 de janeiro de 2014.

11

Em 23 de abril de 2015, a Jerome Alexander Consulting, interveniente em primeira instância, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.o do Regulamento n.o 207/2009, ao registo da marca contestada para os produtos referidos no n.o 9 do presente acórdão.

12

A oposição baseava‑se nas marcas anteriores seguintes:

13

Os fundamentos de oposição invocados eram os referidos no artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento.

14

Por Decisão de 18 de agosto de 2015, a Divisão de Oposição indeferiu essa oposição.

15

Em 15 de outubro de 2015, a Jerome Alexander Consulting interpôs recurso no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.o a 64.o do referido regulamento.

16

Com a decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO (a seguir «Câmara de Recurso») anulou a decisão da Divisão de Oposição e, com fundamento no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, recusou o registo da marca contestada.

17

Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso registou o facto de que a Jerome Alexander Consulting renunciava a basear a sua oposição na marca americana, não registada, MAGIC MINERALS e que, desse modo, se limitava a invocar a marca nominativa americana MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.

18

Em segundo lugar, a Câmara de Recurso mencionou o objetivo do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, que se destinava a evitar o desvio de uma marca pelo agente do titular desta, e enunciou igualmente os requisitos que deviam estar reunidos para que uma oposição procedesse com fundamento nessa disposição, a saber, que o oponente fosse titular da marca anterior, que o requerente do registo da marca fosse ou tivesse sido o agente ou o representante desse titular, que o pedido de registo tivesse sido apresentado em nome desse agente ou desse representante sem o consentimento do referido titular e sem que houvesse razões legítimas que justificassem a atuação do referido agente ou do referido representante e que o pedido respeitasse a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes.

19

Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso analisou concretamente se estavam preenchidos estes requisitos suscetíveis de permitir julgar a oposição procedente com fundamento no artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento. Antes de mais, no que se refere à existência de uma relação agente/mandante, a Câmara de Recurso sublinhou que os termos «agente» e «representante» deviam ser interpretados em sentido lato.

20

No caso em apreço, observou que o contrato de distribuição entre as partes previa que a John Mills se encarregaria de distribuir os produtos da Jerome Alexander Consulting na União. Salientou ainda que figuravam no contrato disposições relativas ao caráter exclusivo do contrato, uma cláusula de não concorrência e disposições relativas aos direitos de propriedade intelectual da Jerome Alexander Consulting. Considerou que os elementos de prova apresentados pela Jerome Alexander Consulting, a saber, notas de encomenda, entre as quais uma cuja data precedia em dois meses a do depósito da marca contestada, comprovavam a existência de uma relação comercial significativa que ia além da simples relação normal entre fornecedor e distribuidor. Concluiu assim pela existência de uma relação comercial real, efetiva e durável, que cria uma obrigação geral de confiança e de lealdade, à data de depósito da marca contestada, e no sentido de que a John Mills era um «agente», na aceção do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009.

21

Em quarto lugar, a Câmara de Recurso sublinhou que o artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento visava, além dos casos em que os produtos ou os serviços comparados eram idênticos, aqueles em que eram semelhantes. Salientou que, no caso em apreço, os produtos abrangidos pelos sinais em conflito eram idênticos, uma vez que os «cosméticos» objeto da marca contestada englobavam o «pó facial que contém minerais» objeto da marca anterior, ou que eram semelhantes, uma vez que os outros produtos objeto da marca contestada apresentavam ligações com os produtos objeto da marca anterior, dado que podiam ser compostos por ingredientes idênticos, eram frequentemente produzidos pelas mesmas empresas e eram propostos conjuntamente nas drogarias e nos mesmos corredores das lojas de venda a retalho.

22

Sobre os sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou que eram semelhantes. Antes de mais, salientou a semelhança evidente entre, por um lado, os dois primeiros elementos nominativos da marca anterior, a saber, «magic» e «minerals», e, por outro, os elementos nominativos da marca contestada.

23

Em seguida, salientou que a marca anterior era suscetível de ser percebida pelo público relevante da União como um sinal composto por dois elementos. Por um lado, o elemento «by jerome alexander» seria percebido como a identificação da empresa‑mãe, ou seja, a entidade responsável pelo produto, e, por outro, o elemento «magic minerals» seria provavelmente percebido como a identificação do próprio produto ou da linha de produtos.

24

Por último, considerou que o facto de o United States Patent and Trademark Office (USPTO, Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América) não ter levantado objeções ao registo da marca MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, apesar da existência da marca MINERAL MAGIC COSMETICS, não significava, contudo, que não existisse nenhum risco de confusão entre as duas. Com efeito, a Câmara de Recurso salientou que o titular da marca MINERAL MAGIC COSMETICS devia ter deduzido oposição a esse respeito. Tendo em conta todos estes elementos, a Câmara de Recurso acolheu a oposição baseada no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009.

25

Por petição entregue na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de janeiro de 2017, a John Mills interpôs recurso de anulação da decisão controvertida.

26

Em apoio do seu recurso, invocou um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, que se subdividia em três partes. A primeira baseava‑se no facto de a Câmara de Recurso ter considerado erradamente que a John Mills era um «agente» ou um «representante», na aceção dessa disposição, do titular da marca anterior. No âmbito da segunda parte, a John Mills alegava que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro de direito ao considerar que a referida disposição era aplicável apesar de os sinais em conflito serem meramente semelhantes, e não idênticos. A terceira parte baseava‑se no facto de a Câmara de Recurso ter considerado, erradamente, que essa disposição era aplicável apesar de os produtos abrangidos pela marca anterior não serem idênticos aos abrangidos pela marca contestada.

27

No acórdão recorrido, o Tribunal Geral, exclusivamente com base na segunda parte, julgou procedente o fundamento único e, por conseguinte, anulou a decisão controvertida.

28

O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

29

A John Mills pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

30

Em apoio do seu recurso, o EUIPO invoca dois fundamentos relativos, quanto ao primeiro, à violação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 e, quanto ao segundo, à fundamentação contraditória e à falta de fundamentação da aplicação do conceito de «identidade».

31

Com o seu primeiro fundamento, o EUIPO alega que foi com fundamento numa interpretação errada do artigo 8.o, n.o 3, deste regulamento que o Tribunal Geral considerou, no n.o 37 do acórdão recorrido, que esta disposição só se pode aplicar se a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior forem idênticas, e não meramente semelhantes.

32

Com efeito, o artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento tem por objetivo evitar o desvio de uma marca de um titular desta pelo seu agente, uma vez que o agente pode explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que o uniu a esse titular e, por conseguinte, tirar indevidamente proveito dos esforços e do investimento que o referido titular fez ele próprio. Ora, essa exploração de conhecimentos e esse proveito indevido não se limitam ao registo e à utilização de uma marca idêntica, verificando‑se igualmente quando o agente pretende desviar os elementos essenciais da marca anterior.

33

Com as afirmações constantes dos n.os 25 e 26 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral procedeu a uma interpretação errada que prejudica o objetivo prosseguido pelo artigo 8.o, n.o 3, desse mesmo regulamento. Como resulta do n.o 25 desse acórdão, o Tribunal Geral considerou, com razão, que esta disposição exige a existência de uma relação direta entre a marca anterior e aquela cujo registo é pedido e que essa relação só pode existir se as marcas em questão «corresponderem». Todavia, ao inferir desta observação, no n.o 26 do referido acórdão, que, para que haja desvio, as marcas devem ser idênticas, o Tribunal Geral contradiz um dos fundamentos do direito das marcas segundo o qual a existência de uma relação entre dois sinais pode ser estabelecida mediante diversos graus de semelhança, tendo em conta a integralidade das demais circunstâncias do caso concreto, e não apenas em caso de identidade.

34

Tendo em conta a finalidade prosseguida pelo artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, o critério pertinente para efeitos da aplicação desta disposição é a equivalência geral das marcas no plano económico e comercial. Há que apreciar se a marca pedida corresponde, em substância, à marca anterior. A este respeito, basta que os sinais em causa coincidam através de elementos que compõem, no essencial, o caráter distintivo da marca anterior.

35

Esta interpretação teleológica não está em contradição com uma leitura literal do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento.

36

Como observou o Tribunal Geral no acórdão recorrido, essa disposição, ao contrário do artigo 8.o, n.o 1, e do artigo 8.o, n.o 5, do referido regulamento, não menciona expressamente o grau de proximidade entre as marcas em conflito para efeitos da sua aplicação. Por conseguinte, o legislador da União não pretendeu indicar que o artigo 8.o, n.o 3, desse mesmo regulamento se devia limitar exclusivamente aos casos de identidade estrita das marcas e dos produtos e serviços por elas abrangidos.

37

Pelo contrário, esta disposição recorria à redação do artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris. Ora, a explicação fornecida nos trabalhos preparatórios desta convenção parece sustentar uma interpretação segundo a qual a referida disposição engloba os sinais e os produtos que são, não estritamente, mas, no essencial, idênticos, a saber, comercialmente e economicamente equivalentes. Apesar de a referida convenção definir normas mínimas de proteção, o Tribunal Geral atribuiu um alcance ao artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que confere aos titulares de marcas uma proteção inferior aos níveis de proteção previstos no artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris.

38

Por outro lado, a leitura, feita pelo Tribunal Geral nos n.os 27 a 35 do acórdão recorrido, dos trabalhos preparatórios da disposição que figura no artigo 8.o, n.o 3, deste regulamento é contraditória, uma vez que, nomeadamente, invocando o facto de várias propostas relativas ao aditamento dos termos «marcas semelhantes» à redação desta disposição terem sido rejeitadas pelo grupo de trabalho, daí inferiu que o legislador da União tinha a intenção de limitar a aplicação da referida disposição exclusivamente às marcas idênticas, não obstante o conceito de «identidade» também não constar da redação dessa mesma disposição.

39

Além disso, o argumento invocado pelo Tribunal Geral, no n.o 35 desse acórdão, segundo o qual não há que retirar argumentos dos trabalhos preparatórios da Convenção de Paris dada a inexistência de ambiguidade na letra do artigo 6.o‑septies desta convenção, é igualmente contraditório. Com efeito, a conclusão a que o Tribunal Geral chegou no referido acórdão afasta‑se daquela a que o Tribunal Geral chegou no Acórdão de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171, n.o 61). Por conseguinte, é evidente que a redação do artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento não é suficientemente clara para considerar que a referência ao conceito de «identidade» não é ambígua.

40

Dado que o artigo 8.o, n.o 3, deste mesmo regulamento visa impedir que o agente explore os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que o ligou ao referido titular e, por conseguinte, tire indevidamente proveito dos esforços e do investimento feitos pelo próprio titular legítimo da marca, não é necessário definir o grau exato de semelhança entre os sinais em causa ou impor limites claros às situações em que esta disposição se deve aplicar.

41

A abordagem do Tribunal Geral priva este motivo de recusa da flexibilidade necessária para adaptar o seu âmbito de aplicação às diferentes formas pelas quais um agente pode tentar desviar a marca do seu mandante, conforme resulta do presente processo, no qual o agente solicitou o registo, enquanto marca da União Europeia, exclusivamente da primeira parte da marca anterior, ao inverter as palavras «MINERAL MAGIC» e ao omitir o nome do produtor.

42

Embora uma situação como a que se verifica no caso em apreço pudesse estar abrangida pela má‑fé e, por conseguinte, conduzir à aplicação da causa de nulidade prevista no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, esta circunstância não milita, contudo, a favor de uma interpretação restritiva do artigo 8.o, n.o 3, deste regulamento. A opção do legislador da União de prever um motivo distinto em caso de pedidos de registo não autorizados por parte de agentes ou de representantes do titular da marca anterior explica‑se pela necessidade de agir a este respeito o mais cedo possível, sem que seja necessário obrigar esse titular a esperar que a marca pedida seja registada para poder obter a declaração da sua nulidade.

43

A John Mills sustenta que a argumentação do EUIPO resulta de uma abordagem errada nos termos da qual, atendendo a que o artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento não contém um requisito expresso de identidade ou de semelhança dos sinais, tal disposição é neutra a este respeito, pelo que uma interpretação literal da referida disposição é coerente com uma interpretação teleológica desta que permita comparar as marcas em conflito em função da sua mera semelhança.

44

Embora essa mesma disposição não utilize expressamente os termos «idênticos ou semelhantes», tanto a redação do artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris como a do artigo 8.o, n.o 3, desse mesmo regulamento, ao mencionar apenas «da marca», parecem excluir as marcas meramente semelhantes. Por conseguinte, como concluiu acertadamente o Tribunal Geral nos n.os 24 e 25 do acórdão recorrido, esta última disposição permite acolher unicamente uma oposição que se baseie na identidade da marca cujo registo é pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior com aquela de que o presumível mandante é titular.

45

O Tribunal Geral salientou, com razão, por um lado, nos n.os 26 a 35 do acórdão recorrido, que esta abordagem é sustentada pelos trabalhos preparatórios e por outras versões linguísticas da disposição em causa e, por outro, no n.o 36 do referido acórdão, que a circunstância de um requisito relativo à semelhança figurar expressamente noutras disposições do Regulamento n.o 207/2009 constitui um indício suplementar de que o artigo 8.o, n.o 3, deste regulamento não exige que esse requisito esteja preenchido.

46

Além disso, o EUIPO não pode utilmente basear‑se no Acórdão de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), para apoiar a interpretação que invoca. Não só este acórdão do Tribunal Geral não vincula o Tribunal de Justiça como o número pertinente deste, a saber, o n.o 61, não contém nenhum debate sobre a questão em causa no âmbito do presente recurso. Como resulta do n.o 74 do referido acórdão, o Tribunal Geral não teve de decidir a questão de saber se as marcas devem ser idênticas ou semelhantes, dado que foi negado provimento ao recurso pelo facto de o requisito relativo à existência de uma relação de representação não estar preenchido.

47

Por outro lado, no âmbito da abordagem teleológica alegada em apoio de um entendimento alargado do artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento, o EUIPO apenas fornece uma definição evasiva das exigências necessárias. Com efeito, o EUIPO afirma simultaneamente, por um lado, que, para efeitos da aplicação desta disposição, basta que os sinais coincidam através de elementos que compõem no essencial o caráter distintivo da marca anterior e, por outro, que não é necessário definir a priori o grau exato de semelhança entre os sinais.

48

Tais sugestões são erradas. Em primeiro lugar, a apreciação do caráter distintivo não é uma apreciação abstrata, antes devendo ser efetuada do ponto de vista do consumidor relevante. Ora, esse consumidor é o do país em que a marca anterior está registada, o que gera dificuldades quanto à prova da compreensão desta marca e do grau do caráter distintivo do elemento concordante.

49

Em segundo lugar, os critérios aduzidos pelo EUIPO para efeitos da aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 são mais amplos do que os aplicados, nomeadamente, no âmbito da apreciação de marcas semelhantes que dão origem a um risco de confusão nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), deste regulamento, dado que é suficiente uma mera coincidência, e não uma semelhança, e que também não é exigido um risco de confusão.

50

Estes critérios são igualmente mais amplos do que os previstos no artigo 8.o, n.o 5, do referido regulamento, que confere uma proteção alargada às marcas de prestígio na União, uma vez que, por um lado, os referidos critérios não exigem prestígio na União, mas apenas o registo num país parte na Convenção de Paris, e que, por outro, também não exigem que seja indevidamente tirado proveito do caráter distintivo ou do prestígio da marca.

51

Em terceiro lugar, os critérios sugeridos pelo EUIPO não permitem garantir a segurança jurídica e suscitam problemas de prova. A exigência relacionada com a existência de sinais que coincidem através de elementos que compõem no essencial o caráter distintivo da marca anterior tem por efeito confrontar as partes no processo no EUIPO e o próprio EUIPO com uma tarefa impossível consistindo em tentar determinar os sinais que podem ser registados na União, nomeadamente pelo facto de o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 dizer respeito a marcas que podem figurar em centenas de registos de marcas de países terceiros.

52

Tendo em conta estas dificuldades, o EUIPO alega que é possível ignorar qualquer exigência de identidade ou de semelhança das marcas e centrar‑se exclusivamente na questão de saber se o agente ou o representante imitaram ou desviaram a marca do mandante. Ora, para este efeito, o legislador da União já tinha previsto uma disposição distinta, a saber, o artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, que se refere à nulidade da marca sempre que o titular da marca não tenha agido de boa‑fé no ato de depósito do pedido de marca.

53

Em quarto lugar, nos termos de uma abordagem teleológica, há que limitar o âmbito de aplicação do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento ao caso particular de um agente ou de um representante que tente proceder ao registo «da marca», a saber, da marca anterior, e não de uma marca diferente, sem que o seu comportamento possa ser justificado. Esta abordagem facilita a aplicação desta disposição e permite às empresas e ao EUIPO prever as prováveis consequências de um litígio ao abrigo da mesma.

54

Com o seu primeiro fundamento, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 ao ter interpretado esta disposição no sentido de que abrange apenas a circunstância em que a marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior são idênticas.

55

A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a interpretação de uma disposição do direito da União exige que se tenha em conta não só os seus termos mas também o contexto em que se insere, bem como os objetivos e a finalidade que prossegue o ato de que essa disposição faz parte. A génese de uma disposição do direito da União pode igualmente revelar elementos pertinentes para a sua interpretação [Acórdão de 25 de junho de 2020, A e o. (Turbinas eólicas em Aalter e em Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, n.o 37 e jurisprudência referida].

56

No que respeita, em primeiro lugar, à redação do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento, há que notar que esta disposição se limita a prever que, após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação.

57

Assim, embora os termos da referida disposição sugiram uma relação estreita entre «[a]» marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, como o Tribunal Geral observou, em substância, no n.o 24 do acórdão recorrido, esta mesma disposição não precisa expressamente, contudo, se apenas é aplicável quando a marca pedida por esse agente ou representante seja idêntica à marca anterior ou se também podem estar abrangidos pela referida disposição os casos em que as marcas em conflito sejam semelhantes.

58

No que respeita, em segundo lugar, à génese do artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento, resulta dos trabalhos preparatórios desta disposição que, como o Tribunal Geral recordou nos n.os 26 a 31 do acórdão recorrido, e como o advogado‑geral observou igualmente nos n.os 27 a 30 das suas conclusões, é certo que o legislador da União recusou expressamente aí indicar que a mesma se aplica em caso de semelhança entre a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior.

59

Todavia, cabia igualmente ao Tribunal Geral, por um lado, ter em conta o facto de que o legislador da União também não quis manter, nessa disposição, a referência expressa à identidade entre a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, prevista no anteprojeto do regulamento sobre a marca da União.

60

Por outro lado, o Tribunal Geral não podia considerar, contrariamente ao que afirmou no n.o 30 do acórdão recorrido, que a circunstância de o legislador da União ter renunciado, por duas vezes, a mencionar expressamente que a disposição em causa se aplica no caso de marcas semelhantes demonstra suficientemente a sua intenção a este respeito, uma vez que os trabalhos preparatórios não indicam as razões que justificaram a recusa dessa referência à semelhança das marcas em causa.

61

Daqui resulta que não se pode inferir dos trabalhos preparatórios do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que, devido ao facto de não ter sido mencionada, nesta disposição, a semelhança entre a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, o âmbito de aplicação da referida disposição está exclusivamente limitado aos casos de identidade entre as marcas em conflito.

62

Em contrapartida, resulta dos trabalhos preparatórios que o artigo 8.o, n.o 3, deste regulamento traduz a opção do legislador da União de reproduzir, em substância, o artigo 6.o‑septies, n.o 1, da Convenção de Paris.

63

A este respeito, há que salientar que o Documento n.o 11035/82 do Conselho, de 1 de dezembro de 1982, relativo, entre outros, às conclusões do Grupo de Trabalho sobre a proposta de regulamento sobre a marca comunitária, no qual o Tribunal Geral se baseia, nomeadamente, no n.o 32 do acórdão recorrido, indica que este grupo tinha dado o seu acordo para que a disposição que figurava no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 fosse interpretada no sentido de se aplicar na aceção do artigo 6.o‑septies dessa convenção.

64

Por outro lado, uma vez que a União é parte no Acordo ADPIC, deve, na medida do possível, interpretar a sua legislação sobre marcas à luz da letra e da finalidade deste acordo (Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser‑Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, n.o 42 e jurisprudência referida). Em especial, o artigo 2.o, n.o 1, do Acordo ADPIC prevê que, no que diz respeito às partes II, III e IV deste acordo, os Estados partes devem observar o disposto nos artigos 1.o a 12.o e 19.o da Convenção de Paris.

65

Daqui resulta que, no que diz respeito à interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, há que ter em conta o artigo 6.o‑septies desta convenção.

66

A este respeito, na sua versão linguística em língua francesa, a qual faz fé, em conformidade com o artigo 29.o da referida convenção, é certo que o artigo 6.o‑septies desta mesma convenção utiliza a expressão «desta marca» para designar a marca anterior quando o seu registo é pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior em seu próprio nome.

67

Todavia, o Tribunal Geral não podia, exclusivamente com fundamento nessa observação e sem outra justificação, afirmar, como fez no n.o 34 do acórdão recorrido, que esta disposição da Convenção de Paris, tal como está redigida, só pode ser interpretada no sentido de que a marca anterior e a que foi pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior são as mesmas e daí retirar como consequência, no n.o 35 desse acórdão, que, tendo em conta a inexistência de ambiguidade na letra do artigo 6.o‑septies dessa convenção, não havia que ter em conta os trabalhos preparatórios desta.

68

Com efeito, resulta dos Atos da Conferência de Lisboa, realizada de 6 a 31 de outubro de 1958 para efeitos de revisão da Convenção de Paris e durante a qual esse artigo 6.o‑septies foi inserido, que esta disposição também é suscetível de abranger uma marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior quando a marca pedida seja semelhante à marca anterior referida (Atos da Conferência de Lisboa, p. 681).

69

Daqui resulta que não pode ser acolhida uma interpretação segundo a qual, na medida em que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 não menciona a identidade ou a semelhança entre a marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, a aplicação da referida disposição está limitada apenas à circunstância de uma identidade entre as marcas em conflito, com exclusão de qualquer outro fator.

70

Tal interpretação teria, em terceiro lugar, por efeito pôr em causa a economia geral deste regulamento, na medida em que levaria a que o titular da marca anterior ficasse privado da possibilidade de se opor, com fundamento no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, ao registo de uma marca semelhante pelo seu agente ou pelo seu representante, apesar de estes últimos, na sequência desse registo, terem o direito, ao abrigo, nomeadamente, do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), deste regulamento, de deduzir oposição a um pedido de registo posterior da marca inicial pelo referido titular em razão da sua semelhança com a marca registada por um agente ou por um representante desse mesmo titular.

71

Em quarto lugar, uma interpretação segundo a qual o artigo 8.o, n.o 3, do referido regulamento permite igualmente ao titular da marca anterior opor‑se ao registo de uma marca semelhante pedida pelo seu agente ou pelo seu representante é corroborada pela finalidade prosseguida por esta disposição.

72

Como o Tribunal Geral salientou corretamente no n.o 25 do acórdão recorrido, essa disposição tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior de um titular pelo seu agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que os ligou a esse titular e, por conseguinte, tirar indevidamente proveito dos esforços e do investimento feitos por este último.

73

Ora, não se pode considerar que esse desvio só é suscetível de se verificar nos casos em que a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior são idênticas, e não naqueles em que as marcas em conflito são semelhantes.

74

Resulta das considerações precedentes que, ao limitar a aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 apenas à circunstância de uma identidade entre a marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, com exclusão de uma semelhança entre as mesmas, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito.

75

Por conseguinte, há que julgar procedente o primeiro fundamento invocado pelo EUIPO e, consequentemente, anular o acórdão recorrido, sem que seja necessário examinar os outros argumentos invocados pelo EUIPO em apoio deste fundamento nem o segundo fundamento do presente recurso.

76

Por força do artigo 61.o, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. Neste caso, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.

77

No caso em apreço, tendo em conta, nomeadamente, a circunstância de o recurso em primeira instância se basear num fundamento único, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, subdividido em três partes que foram objeto de debate contraditório no Tribunal Geral e cuja apreciação não exige a adoção de nenhuma medida suplementar de organização do processo ou de instrução dos autos, o Tribunal de Justiça considera que esse recurso está em condições de ser julgado e que há que o decidir definitivamente.

78

Com a primeira parte do seu fundamento único, a John Mills acusa a Câmara de Recurso de a ter considerado erradamente um «agente» ou um «representante» do titular da marca anterior, na aceção do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009.

79

A este respeito, no n.o 20 da decisão controvertida, a Câmara de Recurso considerou, baseando‑se no Acórdão de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171, n.o 64), que os termos «agente» e «representante», referidos nessa disposição, deviam ser interpretados em sentido lato.

80

Todavia, nesse acórdão, o Tribunal Geral concluiu, em seguida, que a oponente não tinha feito prova da celebração com o requerente da marca controvertida de um acordo como o que vincula um mandante ao seu agente nem de que essa relação existia na prática.

81

Nas circunstâncias do presente processo, o exame das cláusulas do contrato de distribuição que vinculava a John Mills ao titular da marca anterior deveria ter levado a Câmara de Recurso a considerar que a John Mills não era agente desse titular nem estava vinculada por uma relação contratual por força da qual representava os interesses do referido titular.

82

O EUIPO e a Jerome Alexander Consulting sustentam que a primeira parte do fundamento único é improcedente.

83

Na medida em que a John Mills acusa a Câmara de Recurso de ter considerado, erradamente, que esta era um «agente» do titular da marca anterior, na aceção do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, há que observar que, como foi recordado no n.o 72 do presente acórdão, essa disposição tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior de um titular pelo seu agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que os ligou a esse titular e, por conseguinte, tirar indevidamente proveito dos esforços e do investimento feitos por este último.

84

Daqui resulta que a realização deste objetivo exige uma interpretação lata dos conceitos de «agente» e de «representante», na aceção da referida disposição. Esta conclusão quanto ao significado do requisito relativo à qualidade do requerente do registo da marca face ao titular da marca anterior é, além disso, corroborada pelo facto de, nos termos da mesma disposição, estes dois conceitos estarem ligados pela conjunção de coordenação «ou» que comprova a aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 nos diferentes casos de representação dos interesses de uma parte por outra.

85

Foi, portanto, sem cometer um erro de direito que a Câmara de Recurso enunciou, no n.o 20 da decisão controvertida, que esses conceitos devem ser interpretados de forma a abranger todas as formas de relações baseadas num acordo contratual nos termos do qual uma das partes representa os interesses da outra, sendo como tal suficiente, para efeitos da aplicação dessa disposição, que exista entre as partes um acordo de cooperação comercial suscetível de criar uma relação de confiança ao impor ao requerente, expressamente ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade tendo em conta os interesses do titular da marca anterior.

86

A este respeito, há que salientar que, como resulta das observações efetuadas pela Câmara de Recurso nos n.os 22 e 23 da decisão controvertida, existia um contrato de distribuição entre a John Mills e o titular da marca anterior através do qual os mesmos tinham acordado que este titular forneceria os produtos apresentados sob a denominação «Magic Minerals by Jerome Alexander» à John Mills e que esta última se encarregaria de distribuir os produtos do referido titular na União e em todo o mundo. Por outro lado, este contrato continha, o que não foi contestado pela John Mills, disposições por força das quais a John Mills era, no mínimo, um distribuidor privilegiado desses produtos, bem como uma cláusula de não concorrência e disposições relativas aos direitos de propriedade intelectual do titular da marca anterior em relação a esses produtos. Além disso, a última nota de encomenda através da qual a John Mills encomendou produtos «Magic Minerals» ao titular desta marca tinha uma data que precedia em apenas cerca de dois meses a apresentação do seu pedido de registo da marca contestada.

87

Resulta destes elementos que, tendo em conta as considerações expostas no n.o 85 do presente acórdão, foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu, no n.o 25 da decisão controvertida, que havia que considerar a John Mills um «agente» do titular da marca anterior, na aceção do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009.

88

Por conseguinte, há que julgar improcedente a primeira parte do fundamento único.

89

Com a segunda parte do seu fundamento único, a John Mills acusa a Câmara de Recurso, por um lado, de ter considerado erradamente que bastava que a marca anterior fosse meramente semelhante, em vez de idêntica, à marca contestada para que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 pudesse ser invocado e, por outro, de ter adotado, também erradamente, a perceção do público da União para efeitos da apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito.

90

O EUIPO e a Jerome Alexander Consulting sustentam que a segunda parte do fundamento único é improcedente.

91

Na medida em que a John Mills acusa a Câmara de Recurso de ter considerado que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 era aplicável no caso em apreço devido à semelhança das marcas em conflito, há que salientar, por um lado, que, como resulta dos n.os 54 a 74 do presente acórdão, esta disposição é aplicável aos pedidos de registo do agente ou do representante do titular da marca anterior tanto quando a marca pedida seja idêntica a essa marca anterior como quando lhe seja semelhante.

92

Por outro lado, há que observar que, embora a aplicação do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento decorra, nomeadamente, da semelhança entre as marcas em conflito, o requisito específico da proteção garantida por esta disposição consiste em o pedido de registo ter sido efetuado por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, em seu próprio nome e sem o consentimento deste último, sem que esse agente ou representante justifique a sua atuação. Por conseguinte, a semelhança entre as marcas em conflito para efeitos da aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 não é apreciada em função da existência de um risco de confusão, sendo este requisito específico do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), deste regulamento (v., por analogia, Acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C‑487/07, EU:C:2009:378, n.os 34 a 36).

93

Assim sendo, apesar de a Câmara de Recurso ter apreciado erradamente, nos n.os 34 e 35 da decisão controvertida, o risco de confusão entre as marcas em conflito em função da sua perceção pelo público relevante da União, há que salientar que, de qualquer modo, esta consideração é supérflua tendo em conta a conclusão alcançada por essa Câmara, no n.o 33 da decisão controvertida, segundo a qual e sem que isso seja contestado, com fundamento em cada um dos sinais em causa considerado no seu todo, estes deviam ser reconhecidos como semelhantes.

94

Por conseguinte, há que julgar a segunda parte do fundamento único do recurso parcialmente improcedente e parcialmente inoperante.

95

Com a terceira parte do seu fundamento único, a John Mills alega, por um lado, que foi com fundamento numa interpretação errada do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que a Câmara de Recurso considerou que esta disposição é aplicável não apenas quando os produtos ou os serviços para os quais o registo da marca é pedido são idênticos aos abrangidos pela marca anterior mas também quando estes são semelhantes.

96

Por outro lado, embora existisse uma identidade entre os produtos abrangidos pela marca anterior designados de «pó facial que contém minerais» e os «cosméticos» e os «produtos para tratar da pele» referidos pelo pedido de registo da marca contestada, não é esse o caso no que respeita aos outros produtos designados por esta marca contestada. Por outro lado, estes últimos produtos e os produtos abrangidos pela marca anterior também não são semelhantes ou, no mínimo, essa semelhança não foi provada.

97

O EUIPO e a Jerome Alexander Consulting sustentam que a terceira parte do fundamento único é improcedente.

98

Na medida em que a John Mills acusa a Câmara de Recurso de ter considerado que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 era aplicável no caso em apreço, não obstante os produtos a que se refere o pedido de registo da marca contestada não serem todos idênticos aos abrangidos pela marca anterior, há que recordar que, ainda que esta disposição não mencione os produtos ou os serviços para os quais a marca é pedida, a função essencial de uma marca consiste em indicar a origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa [Acórdão de 12 de setembro de 2019, Deutsches Patent‑ und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, n.o 18].

99

Consequentemente, por razões análogas às expostas nos n.os 70 a 73 do presente acórdão, relativas à economia geral dessa disposição e ao objetivo por ela prosseguido, a aplicação da referida disposição não pode ser excluída pelo facto de os produtos ou serviços referidos pelo pedido de registo e os abrangidos pela marca anterior não serem idênticos, mas semelhantes.

100

Além disso, no caso em apreço, importa salientar, por um lado, que a John Mills não contesta que os produtos abrangidos pela marca anterior designados de «pó facial que contém minerais» são idênticos aos «cosméticos» e aos «produtos para tratar da pele» referidos pelo pedido de registo da marca contestada. Por outro lado, no n.o 31 da decisão controvertida, a Câmara de Recurso observou, nomeadamente, a propósito dos outros produtos objeto das marcas em conflito, que os mesmos podiam ser compostos por ingredientes idênticos, eram frequentemente produzidos pelas mesmas empresas e propostos conjuntamente nas drogarias e nos mesmos corredores das lojas de venda a retalho. Ora, resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, há que ter em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou os serviços. Estes fatores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização e o seu caráter concorrente ou complementar (Acórdão de 20 de setembro de 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P a C‑676/15 P, EU:C:2017:702, n.o 48 e jurisprudência referida).

101

Nestas condições, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, com fundamento nos elementos salientados nesse n.o 31, que esses outros produtos eram semelhantes.

102

Por conseguinte, há que julgar improcedente a terceira parte do fundamento único.

103

Daqui resulta que deve ser negado provimento ao recurso na totalidade.

104

Por força do artigo 184.o, n.o 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.

105

Nos termos do artigo 138.o, n.o 1, do mesmo regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.o, n.o 1, do referido regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

106

Tendo o EUIPO e a Jerome Alexander Consulting pedido a condenação da John Mills nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená‑la a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas do EUIPO relativas ao presente recurso e ao processo no Tribunal Geral, bem como as despesas da Jerome Alexander Consulting relativas ao processo no Tribunal Geral.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) decide: