Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
Processo C-65/12

1.

Os Estados‑Membros podem conferir aos titulares de marcas de renome o direito de proibir um terceiro de utilizar sinais idênticos quando, sem justo motivo, o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca de renome ou lhe cause prejuízo.

2.

Após o Tribunal de Justiça já ter apreciado determinados aspetos de uma possível justificação, a propósito da publicidade na Internet com base em palavras‑chave ( 2 ), importa agora analisar em que medida o uso, de boa‑fé, de um sinal numa fase prévia ao registo de uma marca idêntica que posteriormente se torna prestigiada pode justificar a continuação do uso do primeiro sinal. A questão levanta‑se devido ao facto de Hendrikus de Vries (a seguir «H. de Vries») e a sua empresa, a Leidseplein Beheer BV, já usarem a imagem de um buldogue, acompanhado das palavras «The Bulldog», muito antes do primeiro registo das marcas da Red Bull. O presente processo diz respeito à questão de saber se a Red Bull pode proibir o uso deste sinal para uma bebida energética.

3.

O artigo 5.o, n.o 1, da diretiva das marcas ( 3 ) regula os direitos conferidos a todos os titulares de marcas:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

4.

O artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas regula os direitos adicionais do titular de marcas de renome:

«Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal […] semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

5.

O direito de marcas nos Países Baixos está consagrado na Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual, assinada em Haia em 25 de fevereiro de 2005. O artigo 2.20, número 1, alínea c), da Convenção corresponde ao artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas.

6.

A Red Bull é titular da marca nominativa/figurativa «Red Bull Krating‑Daeng», que foi registada em 11 de julho de 1983 para produtos da classe 32 relativa a bebidas não alcoólicas. O produto mais reputado desta empresa é a bebida energética com o mesmo nome.

7.

H. de Vries, por seu lado, é titular da marca nominativa/figurativa «The Bulldog», que foi registada em 14 de julho de 1983 também para produtos da classe 32 (bebidas não alcoólicas), bem como de outras marcas semelhantes mais recentes. Muito antes de a Red Bull ter depositado a sua marca, em 1983, já de Vries utilizava o sinal em causa para «serviços de hotelaria e restauração incluindo a venda de bebidas» e para diversas atividades de merchandising, nomeadamente, de acordo com as suas próprias informações, desde 1975, para os denominados «coffeeshops», mas também para cafés, um hotel, uma empresa de aluguer de bicicletas e, desde 1997, para uma bebida energética. A Leidseplein Beheer BV é, aparentemente, a sociedade a que H. de Vries recorre para exercer as referidas atividades.

8.

A Red Bull pretende, em particular, que H. de Vries seja ordenado a cessar a produção e a comercialização de bebidas energéticas com embalagens que ostentem o sinal «Bull Dog» ou outro sinal de cujo elemento nominativo faça parte o termo «Bull» ou outros sinais semelhantes ao ponto de criar um risco de confusão com as marcas registadas da Red Bull.

9.

H. de Vries saiu vencedor em primeira instância, perante o Rechtbank Amsterdam, enquanto em segunda instância, perante o Gerechtshof te Amsterdam, foi a Red Bull a sair vencedora. O recurso de cassação interposto por H. de Vries encontra‑se agora pendente perante o Hoge Raad.

10.

De acordo com o pedido de decisão prejudicial, até ao momento a semelhança entre os dois sinais ainda não foi suficientemente analisada. No presente processo não se pode, por conseguinte, pressupor a existência de um risco de confusão. Para além disso, o pedido de decisão prejudicial deixou em aberto a questão de saber se H. de Vries quis beneficiar do volume de negócios de milhares de milhões de euros da Red Bull em bebidas energéticas e se, colocando‑se na esteira da sua marca de prestígio, tirou partido indevido da sua notoriedade ( 4 ).

11.

O Hoge Raad tem sobretudo dúvidas quanto à questão de saber em que medida o uso anterior do sinal em causa pode ser considerado um justo motivo. Neste sentido, submete a seguinte questão ao Tribunal de Justiça:

«O artigo 5.o, n.o 2, da [d]iretiva [das marcas] deve ser interpretado no sentido de que existe igualmente um justo motivo na aceção desta disposição quando o sinal que é idêntico ou semelhante à marca de prestígio era já utilizado de boa‑fé pelo terceiro ou pelos terceiros em causa antes de essa marca ter sido registada?»

12.

Apresentaram observações escritas as partes no processo principal, a Leidseplein Beheer B.V., em conjunto com H.J.M. de Vries, e a Red Bull GmbH, bem como a República Italiana e a Comissão Europeia. Com a exceção da Itália, participaram também na audiência realizada em 27 de fevereiro de 2013.

13.

No que respeita, em primeiro lugar, à aplicabilidade das regras enunciadas no n.o 2 do artigo 5.o da diretiva das marcas, é jurisprudência assente que, embora estas disposições apenas se refiram expressamente à hipótese em que é usado um sinal idêntico ou semelhante a uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais essa marca está registada, a proteção nelas enunciada vale, por maioria de razão, igualmente em relação ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao de uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada ( 5 ). Por conseguinte, também se aplicam no processo principal, que diz respeito a produtos idênticos, designadamente bebidas energéticas.

14.

No que respeita, em seguida, ao alcance da proteção conferida a marcas que gozam de prestígio, resulta da redação do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas que os titulares dessas marcas estão habilitados a proibir o uso por terceiros, na vida comercial, de sinais idênticos ou semelhantes a estas, sem o seu consentimento e sem justo motivo, quando esse uso tira indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio dessas marcas ou prejudica esse caráter distintivo ou esse prestígio. O exercício deste direito pelo titular da marca que goza de prestígio não pressupõe a existência de um risco de confusão no espírito do público relevante ( 6 ).

15.

Os prejuízos contra os quais o artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas garante proteção são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca («diluição»), em segundo lugar, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca («degradação») e, em terceiro lugar, o partido indevido tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca («parasitismo»), bastando apenas um destes prejuízos para que a regra enunciada nas referidas disposições se aplique ( 7 ).

16.

No processo nacional, a segunda instância, o Gerechtshof, considerou que se verificava um «partido indevido [tirado] do caráter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelo termo de «parasitismo». Esta violação dos direitos do titular da marca não está relacionada com o prejuízo sofrido pela marca, mas sim com o benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio ( 8 ).

17.

O Hoge Raad suspendeu por conseguinte a decisão sobre o correspondente fundamento do recurso de cassação invocado por H. de Vries para submeter ao Tribunal de Justiça a questão de saber se existe igualmente um justo motivo na aceção do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas quando o sinal que é idêntico ou semelhante à marca de prestígio era já utilizado de boa‑fé pelo terceiro ou pelos terceiros em causa antes de essa marca ter sido registada.

18.

A Red Bull sustenta, a este respeito, que um justo motivo apenas existe quando o utilizador do sinal tem necessidade de recorrer precisamente ao sinal em causa e não lhe pode ser razoavelmente exigido que se abstenha de o utilizar, apesar do prejuízo causado ao titular da marca pela referida utilização. Por outras palavras: tem de existir uma razão imperiosa, que exclui a renúncia à utilização controvertida. A Red Bull apoia o seu entendimento num acórdão do Tribunal Geral ( 9 ), numa decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI ( 10 ) e na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça do Benelux ( 11 ).

19.

Se nos basearmos na versão neerlandesa do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas, o entendimento restritivo da Red Bull parece impor‑se mais do que se recorrermos a outras versões linguísticas. Na versão neerlandesa não é utilizado o conceito de «justo motivo» («rechtvaardige reden»), mas sim o conceito de «motivo válido» («geldige reden»). Esta versão poderia quase ser entendida no sentido de dever existir um direito concreto à utilização do sinal, como por exemplo um direito ao nome ou uma marca mais antiga.

20.

Pode‑se, no entanto, também entender o conceito alemão de «rechtfertigender Grund», bem como os correspondentes conceitos da versão francesa — «juste motif» — e da versão inglesa — «due cause» — no sentido de o motivo para a utilização do sinal não ter de ser de natureza imperiosa. Deste modo, poderia ser suficiente a existência de um interesse legítimo que se sobrepõe aos interesses do titular da marca de renome.

21.

Prima facie não se depreende por que razão a utilização prévia de um sinal não deva ser considerada adequada para fundamentar um interesse legítimo potencialmente superior.

22.

As diferentes versões linguísticas de um texto da União devem, contudo, ser interpretadas de modo uniforme e, por isso, em caso de divergência entre estas versões, a norma em questão deve ser interpretada em função da sistemática e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento ( 12 ).

23.

A Red Bull invoca efetivamente a sistemática da diretiva das marcas e a sua transposição para a Convenção Benelux para apoiar o seu entendimento. Este baseia‑se nas regras relativas à proteção das denominadas marcas de facto, ou seja, marcas não registadas que apenas são protegidas em virtude da sua utilização.

24.

No seu artigo 4.o, n.o 4, alínea b), a diretiva das marcas permite aos Estados‑Membros recusarem o pedido de registo de uma marca nos casos em que já existem direitos a uma marca não registada e essa marca não registada confere ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Para além disso, o artigo 6.o, n.o 2 autoriza os Estados‑Membros a reconhecer direitos anteriores de alcance local. Tal como também é expresso no quinto considerando, os Estados‑Membros podem, por conseguinte, reconhecer e proteger marcas não registadas, mas não são obrigados a fazê‑lo.

25.

A Convenção Benelux não opta por nenhuma destas soluções. Nos termos das suas disposições, uma marca apenas pode ser adquirida por via do registo e não através da mera utilização. De acordo com o entendimento da Red Bull, num sistema que atende apenas ao registo, o único corretivo consiste em sancionar um registo de má‑fé de uma marca, tal como está previsto no artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da diretiva das marcas. Também a Itália alega que, num sistema deste tipo, a anterior utilização de boa‑fé não pode constituir um justo motivo nos termos do artigo 5.o, n.o 2.

26.

Esta linha de argumentação aponta no sentido de o reconhecimento de uma utilização anterior de boa‑fé de um sinal, como possível justo motivo na aceção do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas, conduzir indiretamente à proteção de marcas não registadas.

27.

Este entendimento não é, no entanto, convincente. O reconhecimento como potencial justo motivo não significa que aquele que utilizou um sinal sem registo possa beneficiar dos direitos de proteção de uma marca, não resultando também deste tipo de reconhecimento uma admissibilidade geral da referida justificação.

28.

Para além disso, o uso de um sinal que é possivelmente justificado no âmbito do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas pode ser sempre proibido nos termos do artigo 5.o, n.o 1 quando exista um risco de confusão, na medida em que neste caso seria de recear a indução em erro dos consumidores.

29.

A Red Bull contrapõe a este raciocínio que a proteção nos termos do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas é mais ampla do que a proteção nos termos do artigo 5.o, n.o 1, mas também este argumento não é convincente. Na verdade, estes dois direitos revestem funções diferentes. O artigo 5.o, n.o 2 visa exclusivamente a proteção do titular da marca, enquanto o artigo 5.o, n.o 1 também pretende proteger os consumidores contra fraudes. Por conseguinte, a proteção de marcas simples pode aplicar‑se em casos em que a proteção de marcas de renome não se aplica, e vice‑versa.

30.

Importa ainda sublinhar que a sistemática da diretiva das marcas poderia ser afetada num outro ponto, designadamente no motivo relativo de recusa de registo da marca de renome nos termos do artigo 4.o, n.o 3 e do artigo 4.o, alínea a), na medida em que estas disposições utilizam a mesma terminologia que o artigo 5.o, n.o 2. Tendo, no presente caso, o sinal controvertido já sido registado antes de a «Red Bull» se ter tornado uma marca de renome, não é necessário decidir sobre os possíveis efeitos sobre o registo de marcas da interpretação aqui proposta do artigo 5.o, n.o 2.

31.

Logo, também a sistemática da diretiva não exige que se siga o entendimento restritivo da Red Bull.

32.

Por conseguinte, não surpreende que, no seu recente acórdão Interflora, para o qual o Hoge Raad remete para fundamentar a necessidade do seu pedido de decisão prejudicial, o Tribunal de Justiça não tenha entendido o conceito de «justo motivo» como uma razão imperiosa. Este caso dizia respeito a uma publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra‑chave correspondente a uma marca de prestígio. Com esta publicidade propunha‑se uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca de prestígio sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem, de resto, afetar as funções da referida marca. Tal uso enquadra‑se, em princípio, nos limites de uma concorrência sã e leal no setor dos produtos ou dos serviços em causa e tem, portanto, lugar por um «justo motivo» na aceção do artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas ( 13 ).

33.

Para uma concorrência sã e leal com o titular de uma marca de renome, pode ser útil usar esta marca como palavra‑chave na publicidade exibida na Internet. No entanto, este tipo de publicidade não é um requisito absolutamente necessário para esta concorrência.

34.

Por conseguinte, no acórdão Interflora o Tribunal de Justiça não se baseia no facto de não existir qualquer alternativa à utilização de marcas de renome como palavras‑chave. Pelo contrário, a sua decisão assenta numa ponderação entre o prejuízo sofrido pela marca e outros bens jurídicos, em particular a liberdade de concorrência.

35.

Para além disso, uma ponderação está também mais próxima da jurisprudência do Tribunal de Justiça, nos termos da qual a diretiva se destina, de um modo geral, a equilibrar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços ( 14 ).

36.

Uma ponderação está também subjacente ao artigo 5.o, n.o 2, da diretiva das marcas. Com efeito, o titular de uma marca de renome não pode proibir qualquer uso da marca ou sinais semelhantes, mas apenas um uso que tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique. Neste contexto, o aproveitamento indevido ou o prejuízo estão estreitamente relacionados com a falta de um justo motivo. Caso o uso do sinal seja justificado, é proibida, em regra, uma apreciação negativa deste ato como indevido ( 15 ).

37.

Por conseguinte, afigura‑se adequado relacionar a análise de um justo motivo com a análise da questão de saber se a utilização de um sinal tira partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, o que exige uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso concreto ( 16 ).

38.

Neste âmbito, o Tribunal de Justiça baseou‑se, nomeadamente, na intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca, no grau de semelhança entre as marcas em conflito e na natureza e no grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça já decidiu que, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação. Resulta também da jurisprudência que, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca pelo sinal, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou de lhes causar prejuízo ( 17 ).

39.

No âmbito desta análise, os órgãos jurisdicionais nacionais devem ter em consideração o facto de estarem em causa produtos idênticos e, por conseguinte, ser bastante provável que exista uma relação com a marca que goza de um grande prestígio no domínio dos produtos em causa. No entanto, os sinais não são idênticos, apenas coincidindo no que respeita à palavra «Bull», que no sinal de H. de Vries apenas é parte integrante da palavra Bulldog e está associada a uma imagem muito diferente.

40.

A característica principal de um aproveitamento indevido consiste, no entanto, no facto de um terceiro procurar, através do uso de um sinal semelhante a uma marca de renome, colocar‑se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca ( 18 ).

41.

No âmbito desta apreciação, o facto de o sinal «The Bulldog» já estar registado desde 1983 como marca de bebidas não alcoólicas pode assumir uma importância fundamental. Apesar de a marca «Red Bull» ser apenas uns dias mais velha, é duvidoso que nesta altura já gozasse de prestígio. Por conseguinte, no que respeita a esta marca, H. de Vries pode, em princípio, invocar o princípio do respeito dos direitos adquiridos ( 19 ), reconhecido no direito da União, para justificar o seu uso para uma bebida energética não alcoólica. O aproveitamento de um direito existente não pode, por princípio, ser considerado indevido e injustificado devido ao facto de uma outra marca gozar posteriormente de um prestígio considerável, colidindo, deste modo, o seu âmbito de proteção com o âmbito de proteção de marcas existentes.

42.

Por outro lado, importa reconhecer que o próprio H. de Vries não alega ter usado esta marca para bebidas energéticas antes de 1997. Também não é possível depreender que o Hoge Raad se tenha debruçado, no seu pedido de decisão prejudicial, sobre os efeitos desta marca. Pelo contrário, baseou‑se no facto de a marca ter sido utilizada para outras atividades económicas na área da gastronomia.

43.

Este tipo de utilização também deve ser, no entanto, tido em consideração ao ponderar os interesses em causa, na medida em que constitui um esforço próprio de um terceiro, que não pode, pelo menos, ser acusado de parasitismo sem ter despendido qualquer esforço próprio nesse sentido. O facto de o sinal ter sido usado previamente pode, aliás, ter‑lhe conferido poder de atração e aumentado a sua reputação e o seu prestígio, que devem ser considerados interesses legítimos do terceiro. Em menor medida, tal também é válido quando o sinal foi usado após a marca ter sido depositada, mas antes de adquirir renome. A questão de saber qual o peso que assume o uso de um sinal após uma marca ter adquirido renome não necessita, no entanto, de ser respondida no presente processo.

44.

Na medida em que o uso anterior de um sinal pode ter aumentado o seu poder de atração, a sua reputação e o seu prestígio, a sua utilização atual pode, para além disso, também ser adequada para preencher a função de origem da marca e contribuir, por conseguinte, para uma melhor informação dos consumidores. Assim, no presente caso existe a possibilidade de pelo menos os consumidores em Amesterdão poderem associar melhor o sinal «The Bulldog» a uma determinada empresa do que os nomes «De Vries» e «Leidseplein Beheer» ou uma identificação integralmente nova.

45.

Este interesse legítimo no recurso a um sinal anteriormente usado também não é posto em causa pela circunstância de H. de Vries provavelmente apenas ter iniciado a comercialização de bebidas energéticas após a Red Bull ter tido um enorme sucesso com este produto. O direito de marca não visa impedir determinadas empresas de concorrerem em determinados mercados. Tal como é demonstrado no acórdão Inteflora, este tipo de concorrência no mercado interno é mesmo desejado ( 20 ). Para além disso, no âmbito desta concorrência as empresas deveriam também, por princípio, ter o direito de utilizar os sinais pelos quais são conhecidas no mercado — sem prejuízo de um risco de confusão.

46.

Neste sentido, também o exemplo, apresentado pela Red Bull, de uma livraria estabelecida com o nome de «Green Apple» que começa, sob esta designação, a vender computadores não pode ser automaticamente considerado como uma violação dos direitos sobre a marca de renome «Apple».

47.

Tal como a Comissão assinala corretamente, é sempre possível agir contra determinadas formas de utilização de sinais anteriormente usados quando, tendo em conta todas as circunstâncias do caso concreto, elas são adequadas a tirar, sem justo motivo, indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou a prejudicá‑los. Esta situação verificar‑se‑ia sobretudo quando a apresentação do sinal pode suscitar no consumidor a impressão de uma particular proximidade da marca de renome.

48.

Todos estes fatores devem ser tidos em consideração pelos órgãos jurisdicionais nacionais competentes no âmbito da sua análise da questão de saber se o uso de um sinal tira indevidamente partido, sem justo motivo, do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca de renome.

49.

À luz das considerações precedentes, proponho, por conseguinte, que o Tribunal de Justiça responda da seguinte forma à questão prejudicial apresentada:

«Ao ponderar a questão de saber se um terceiro, ao usar um sinal semelhante ao de uma marca de renome, tira indevidamente partido, sem justo motivo, do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca, na aceção do artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser tido em consideração a seu favor o facto de já ter usado o sinal, de boa‑fé, para outros produtos ou serviços antes de a marca de renome ter sido registada ou ter adquirido prestígio.»