Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
Processo C-421/20

1.

O núcleo duro do direito internacional privado da União é composto pelas normas de competência e de conflitos de leis que figuram, respetivamente, no Regulamento (UE) n.o 1215/2012 ( 2 ) e nos dois regulamentos gémeos sobre a lei aplicável às obrigações contratuais e extracontratuais, a saber, os Regulamentos (CE) n.os 593/2008 ( 3 ) e 864/2007 ( 4 ).

2.

Estes regulamentos têm âmbitos de aplicação especialmente amplos. Todavia, a aplicação das regras de competência do Regulamento n.o 1215/2012 requer a existência de um elemento de estraneidade que se traduz pelo caráter internacional da relação jurídica em causa que decorre do envolvimento de diversos Estados ( 5 ). Da mesma forma, as normas de conflitos dos Regulamentos Roma I e Roma II aplicam‑se em situações que envolvam um conflito de leis ( 6 ).

3.

Além disso, sem prejuízo destas exigências relativas à existência de um elemento de estraneidade, os Regulamentos n.o 1215/2012 e Roma II preveem exceções a favor de disposições específicas do direito da União ( 7 ), dando prioridade, em especial, às disposições do Regulamento (CE) n.o 6/2002 ( 8 ).

4.

O presente pedido de decisão prejudicial dá ao Tribunal de Justiça a possibilidade de clarificar a articulação entre estes três regulamentos no que respeita às situações referidas no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, a saber, aquelas em que uma ação de contrafação é intentada nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida ou exista a ameaça de o ser.

5.

O artigo 82.o do Regulamento n.o 6/2002, sob a epígrafe «Competência internacional», dispõe, no seu n.o 5:

«Os processos resultantes das ações e pedidos referidos nas alíneas a) e d) do artigo 81.o podem igualmente ser intentados nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida ou exista a ameaça de o ser.»

6.

Segundo o artigo 88.o desse regulamento, com a epígrafe «Direito aplicável»:

«1. Os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado‑Membro em cujo território esse tribunal estiver situado.»

7.

O artigo 1.o do Regulamento Roma II, com a epígrafe «Âmbito de aplicação», estabelece no seu n.o 1:

«O presente regulamento é aplicável, em situações que envolvam um conflito de leis, às obrigações extracontratuais em matéria civil e comercial. […]»

8.

O artigo 8.o desse regulamento, sob a epígrafe «Violação de direitos de propriedade intelectual», dispõe:

«1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é reivindicada.

2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com caráter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.

[…]»

9.

A Acacia Srl é uma empresa de direito italiano que produz, em Itália, jantes para veículos automóveis e as comercializa em toda a União Europeia.

10.

Por considerar que a comercialização de determinadas jantes, na Alemanha, pela Acacia, constitui uma contrafação de um desenho ou modelo comunitário registado de que é titular, a sociedade Bayerische Motoren Werke AG (a seguir «BMW») intentou, na Alemanha, uma ação de contrafação num tribunal de desenhos e modelos comunitários.

11.

Esse tribunal declarou‑se competente nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002.

12.

Além disso, o referido tribunal declarou que a Acacia tinha cometido o ato de contrafação alegado pela BMW e ordenou a cessação da contrafação assim declarada. Remetendo para o artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, o mesmo tribunal aplicou a lei alemã aos pedidos acessórios da BMW destinados a obter uma indemnização, a prestação de informações, a entrega de documentos e de artigos com vista à respetiva destruição e a prestação de contas. Estes pedidos foram, em substância, julgados procedentes.

13.

A Acacia interpôs recurso para o órgão jurisdicional de reenvio. Alegou, nomeadamente, que a lei aplicável aos pedidos acessórios da BMW era o direito italiano.

14.

O órgão jurisdicional de reenvio confirma que a competência dos tribunais alemães decorre, no caso em apreço, do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 e que a Acacia cometeu o ato de contrafação alegado pela BMW.

15.

Contudo, tem dúvidas sobre o direito nacional aplicável aos pedidos acessórios da BMW e observa que a resolução do litígio dependerá, em certa medida, desta questão. De acordo com um relatório de peritos sobre a lei italiana, apresentado pela Acacia, as regras do direito alemão sobre a entrega de documentos e a prestação de contas são diferentes das regras do direito italiano. Se o direito italiano fosse aplicável aos pedidos acessórios, seria necessário alterar a sentença de primeira instância.

16.

O órgão jurisdicional de reenvio considera que decorre do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Nintendo ( 9 ), que o direito italiano se aplica ao caso em apreço. Observa, a este respeito, que, na medida em que os produtos controvertidos entregues na Alemanha são originários de Itália, o facto na origem do dano situa‑se, por conseguinte, em Itália. Segundo o referido órgão jurisdicional, o critério do lugar do facto na origem do dano, estabelecido no Acórdão Nintendo, deve ser aplicado não só na situação em que os atos de contrafação imputados ao arguido tenham sido cometidos em vários Estados‑Membros, como sucedia no processo que deu lugar a esse acórdão, mas também quando tenham sido cometidos num único Estado‑Membro, como no caso em apreço.

17.

Tal solução garante que a lei aplicável ao facto na origem do dano seja a mesma nessas duas situações. O Acórdão AMS Neve e o. ( 10 ), invocado pela BMW em apoio da sua posição de que o direito alemão se aplica aos pedidos acessórios, não altera em nada a necessidade de garantir que o mesmo direito substantivo se aplique às duas situações.

18.

Foi nestas condições que, por Decisão de 31 de agosto de 2020, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de setembro de 2020, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

19.

A BMW e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas e estiveram representadas na audiência que teve lugar em 8 de julho de 2021.

20.

Com a sua primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende determinar, em substância, se o artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II e os artigos 88.o, n.o 2, e 89.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento n.o 6/2002 devem ser interpretados no sentido de que a situação em que um tribunal de um Estado‑Membro é chamado a pronunciar‑se nos termos do artigo 82.o, n.o 5, deste segundo regulamento não envolve um conflito de leis, na aceção do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II, e de que não se deve aplicar aos pedidos acessórios relativos ao território desse Estado‑Membro a lei aplicável nos termos das normas de conflitos de leis do referido regulamento, mas a lex fori.

21.

Antes de examinar esta questão, parece‑me oportuno recordar o contexto em que se insere a competência jurisdicional de um tribunal chamado a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 (título 1). Em seguida, a fim de lhe dar uma resposta útil, num primeiro momento, demonstrarei que se deve afastar a hipótese segundo a qual os pedidos acessórios em causa no processo principal podem ser abrangidos pelo princípio da lex fori processualis e ser necessariamente regulados pelo direito do Estado‑Membro do tribunal onde foi intentada a ação de contrafação (título 2), e, num segundo momento, examinarei se a situação em que um tribunal de um Estado‑Membro é chamado a pronunciar‑se ao abrigo da referida disposição exige a aplicação das normas de conflitos de leis (título 3).

22.

No que respeita à competência dos tribunais dos Estados‑Membros para conhecer das ações de contrafação, o artigo 82.o, n.os 1 a 3, do Regulamento n.o 6/2002 prevê uma série de elementos de conexão, sendo o primeiro o domicílio do demandado na União, e o segundo, o seu estabelecimento na União. A seguir, no caso de o demandado não ter domicílio nem estabelecimento na União, o referido regulamento prevê a competência do forum actoris: o terceiro e quarto elementos de conexão, respetivamente, o domicílio e o local de estabelecimento de um requerente na União. Finalmente, como ultima ratio, as ações de contrafação devem ser intentadas nos tribunais da sede do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

23.

Além disso, por força do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, as ações de contrafação podem igualmente ser intentadas nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida ou exista a ameaça de o ser. Como resulta claramente do artigo 83.o do Regulamento n.o 6/2002, ao contrário dos tribunais chamados a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.os 1 a 3, do mesmo regulamento, o tribunal chamado a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.o 5 desse regulamento só é competente em relação a atos de contrafação cometidos ou suscetíveis de ser cometidos no território do Estado‑Membro onde se situa o tribunal chamado a pronunciar‑se.

24.

Esta série de elementos de conexão, complementada pelo elemento relativo ao Estado‑Membro em cujo território o ato de contrafação foi cometido ou exista a ameaça de o ser, figura igualmente no Regulamento (UE) 2017/1001 ( 11 ). A jurisprudência do Tribunal de Justiça desenvolvida no quadro desse regulamento, em particular a decorrente do Acórdão AMS Neve e o., é, por conseguinte, transponível para o Regulamento n.o 6/2002. Contudo, como resulta claramente do n.o 64 desse acórdão, as soluções adotadas em matéria de regras de competência não são necessariamente aplicáveis às normas de conflitos, que estão no cerne do presente reenvio prejudicial. Assim, o Acórdão AMS Neve e o. não pode ser interpretado no sentido de que introduz uma restrição ou que opera uma mudança em relação ao Acórdão Nintendo.

25.

Para designar a lei aplicável às sanções diferentes das referidas no artigo 89.o, n.o 1, alíneas a) a c), do Regulamento n.o 6/2002, o artigo 89.o, n.o 1, alínea d), do mesmo regulamento remete para a legislação interna do Estado‑Membro onde foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, especificando ao mesmo tempo que essa remissão diz igualmente respeito às regras de direito internacional privado dessa legislação. Nesta ordem de ideias, o artigo 88.o, n.o 2, do referido regulamento remete, por seu turno, no que se refere às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação desse mesmo regulamento, para o direito do Estado‑Membro dos tribunais de desenhos e modelos comunitários chamados a decidir, nomeadamente de uma ação de contrafação.

26.

No contexto atual do direito da União, estas remissões, na medida em que dizem respeito ao direito internacional privado, devem ser entendidas no sentido de que visam as disposições do Regulamento Roma II ( 12 ). Nos Estados‑Membros que aplicam as regras de conflitos do referido regulamento, as remissões feitas no artigo 89.o, alínea d), e no artigo 88.o, n.o 2, do Regulamento n.o 6/2002 levam, portanto, a que o mesmo direito nacional seja designado aplicável.

27.

Em contrapartida, tendo em conta o princípio da lex fori processualis, os diferentes aspetos do processo que não são objeto de disposições uniformes do direito da União devem ser regulados pelo direito nacional do Estado‑Membro do tribunal chamado a pronunciar‑se ( 13 ). No quadro do Regulamento n.o 6/2002, este princípio parece ser reconhecido no artigo 88.o, n.o 3 ( 14 ). O princípio da lex fori processualis está, além disso, refletido no artigo 89.o, n.o 2, do referido regulamento, nos termos do qual os tribunais de desenhos e modelos comunitários tomarão medidas, em conformidade com a sua legislação nacional, com vista a garantir o respeito das decisões previstas no artigo 89.o, n.o 1, do mesmo regulamento.

28.

O Acórdão H. Gautzsch Großhandel ( 15 ) fornece referências úteis que permitem afastar a hipótese segundo a qual os pedidos acessórios em causa no processo principal são abrangidos pelo princípio lex fori processualis.

29.

Antes de mais, no que diz respeito a um pedido de destruição dos produtos contrafeitos, resulta claramente do Acórdão H. Gautzsch Großhandel ( 16 ) que a mesma faz parte das «[outras] sanções» na aceção do artigo 89.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento n.o 6/2002.

30.

Seguidamente, os pedidos destinados à concessão de indemnizações do prejuízo causado pelas atividades do autor da contrafação e à obtenção de informações sobre essas atividades não se referem, segundo o Acórdão H. Gautzsch Großhandel ( 17 ), a uma sanção na aceção do artigo 89.o do Regulamento n.o 6/2002. No entanto, são regulados, em conformidade com o artigo 88.o, n.o 2, desse regulamento, pelo direito nacional dos tribunais de desenhos e modelos comunitários chamados a pronunciar‑se.

31.

Por último, seguindo a lógica do Acórdão H. Gautzsch Großhandel ( 18 ), o mesmo deve acontecer, na minha opinião, aos pedidos de entrega de documentos e de prestação de contas. As características de tais pedidos não parecem estar muito distantes das de um pedido de informações sobre as atividades do autor da contrafação. Com efeito, o Tribunal de Justiça confirmou, no Acórdão Nintendo ( 19 ), que os pedidos acessórios de entrega de documentos e prestação de contas estão abrangidos tanto pelo artigo 89.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento n.o 6/2002, como pelo seu artigo 88.o, n.o 2, e que ambas as disposições remetem para o direito nacional aplicável.

32.

Consequentemente, os pedidos acessórios em causa no processo principal não estão abrangidos pelo princípio da lex fori processualis. Por conseguinte, importa agora determinar se a situação em que um tribunal de um Estado‑Membro chamado a decidir esses pedidos, nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, exige a aplicação de normas de conflitos.

33.

Para se concluir que, quando o tribunal do Estado‑Membro é chamado a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.o 5, Regulamento n.o 6/2002, a lex fori é necessariamente aplicável aos pedidos acessórios de uma ação de contrafação, há que considerar que, perante esse tribunal, não está em causa um conflito de leis, na aceção do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II.

34.

Com efeito, como já mencionei no n.o 3 das presentes conclusões, as normas de conflitos do Regulamento Roma II dão lugar, nomeadamente, às do Regulamento n.o 6/2002. Ora, o Regulamento n.o 6/2002 não contém nenhuma norma de conflitos que designe a lex fori como a lei aplicável às situações referidas no artigo 82.o, n.o 5, deste regulamento. Em especial, contrariamente ao que a BMW sugere, o artigo 83.o, n.o 2, do referido regulamento não contém essa regra. Como resulta da sua epígrafe, esta disposição determina o alcance da competência dos tribunais do lugar do ato de contrafação.

35.

Na falta dessa regra de conflitos, nomeadamente quando um tribunal de um Estado‑Membro é chamado a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, os pedidos acessórios em causa no processo principal devem, a priori, ser regulados pela lei designada como aplicável nos termos do Regulamento Roma II. Todavia, o Regulamento Roma II apenas se aplica em situações que envolvem um conflito de leis. Por conseguinte, para se poder responder à primeira questão e considerar que as normas de conflitos desse regulamento se aplicam a esses pedidos, há que verificar se a situação no processo principal envolve um conflito de leis ( 20 ).

36.

O direito da União não especifica o sentido da expressão «situação que envolvam um conflito de leis», utilizada para designar o âmbito de aplicação do Regulamento Roma II, bem como do Regulamento Roma I e do seu predecessor, a Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, aberta a assinatura em Roma, em 19 de junho de 1980 de Roma ( 21 ). O facto de esta expressão ser frequentemente utilizada no direito internacional privado da União para circunscrever o âmbito de aplicação dos seus instrumentos resulta de uma escolha bem ponderada do legislador.

37.

A existência de uma situação que envolva um conflito de leis constitui uma condição de aplicabilidade das normas de conflitos assente no direito internacional privado ( 22 ), apesar de o significado preciso dessa exigência não ser entendido de maneira uniforme ( 23 ). Segundo a interpretação menos controversa das regras de conflitos nacionais, e deixando de lado os matizes objeto de debates doutrinários, a referida exigência considera‑se preenchida quando a situação em questão apresenta caráter transfronteiriço, devido ao envolvimento de vários Estados, e pode, portanto, estar, pelo menos potencialmente, sujeita ao direito nacional de mais do que um desses Estados.

38.

À luz desta interpretação, na falta de regras de conflitos de leis do Regulamento Roma II, um tribunal de um Estado‑Membro ao qual incumbisse aplicar as normas de conflitos nacionais ou contratuais em vigor nesse Estado‑Membro, num caso como o presente, deveria pelo menos admitir a possibilidade de se aplicarem leis diferentes da sua. Com efeito, as partes no litígio no processo principal estão domiciliadas em Estados‑Membros diferentes. Além disso, o ato inicial de contrafação teve lugar num Estado‑Membro, a saber, em Itália, e as suas consequências fazem‑se sentir noutro Estado‑Membro, a saber, a Alemanha.

39.

Nestas circunstâncias, para interpretar a expressão «situações que envolvam um conflito de leis» na aceção do Regulamento Roma II, é útil fazer referência aos fundamentos jurídicos deste regulamento. Com efeito, nos termos do artigo 61.o, alínea c), CE, que constitui um dos fundamentos jurídicos do referido regulamento e do artigo 65.o CE (atuais artigo 67.o, n.o 3, e artigo 81.o TFUE, respetivamente), a União adota medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil que tenham incidência transfronteiriça e na medida do necessário ao bom funcionamento do mercado interno. A unificação, em si mesma, das normas de conflitos de leis efetuada pelo Regulamento Roma II visa certamente eliminar os obstáculos ao bom funcionamento do mercado interno que possam decorrer de disparidades das legislações nacionais na matéria ( 24 ).

40.

A fim de eliminar esses obstáculos, importa dar um sentido adequado à expressão «situações que envolvam um conflito de leis», que consta do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II, a fim de assegurar que se aplicam as regras de conflitos desse regulamento e não normas de conflitos nacionais ou contratuais, que a todas as situações em que o tribunal de um Estado‑Membro deva pelo menos admitir, por estarem envolvidos vários Estados‑Membros ou terceiros, a possibilidade de se aplicarem leis diferentes da sua. Por conseguinte, como defende a doutrina, o Regulamento Roma II deve ser aplicado em situações em que, como no caso em apreço, as partes estão domiciliadas em Estados‑Membros diferentes ( 25 ), sem ser necessário mencionar outros elementos da situação no processo principal que demonstrem o seu caráter transfronteiriço ( 26 ).

41.

Esta interpretação adequada da expressão «situações que envolvam um conflito de leis» é corroborada pela interpretação sistemática do Regulamento Roma II. Com efeito, o artigo 14.o, n.o 2, desse regulamento refere‑se a situações em que «todos os elementos relevantes da situação se situem, no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, num país que não seja o país da lei escolhida». Por conseguinte, estas situações são abrangidas pelo âmbito de aplicação do referido regulamento, embora se caracterizem apenas pela presença um único elemento que implica outro Estado, a saber, uma escolha da lei desse Estado. A fortiori, esse regulamento deve, portanto, aplicar‑se à situação em causa no processo principal, em que, como referi no n.o 40 das presentes conclusões, tais elementos são numerosos.

42.

Por fim, considerar que a situação prevista no artigo 82.o, n.o 2, do Regulamento n.o 6/2002 não envolve um conflito de leis, na aceção do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II, pelo facto de o âmbito de competência do tribunal ser territorialmente limitado, teria consequências à luz do sistema de direito internacional privado da União no seu conjunto, com exceção da matéria de desenhos ou modelos comunitários, em situações diferentes daquela que está em causa no processo principal. Esse entendimento levaria, em substância, a não aplicar as normas de conflitos, quando estas foram concebidas para designar a lei aplicável igualmente nessas situações, devido ao seu caráter transfronteiriço.

43.

Com efeito, por um lado, isso poderia permitir aos litigantes contornar as regras de conflitos do direito internacional privado da União e evitar a aplicação da lei designada como aplicável por essas regras. Bastaria fragmentar artificialmente uma situação controvertida para restringir o seu âmbito territorial ou limitar a tramitação processual aos pedidos controvertidos relativos ao território de um único Estado‑Membro. Nesta ordem de ideias, se, ao abrigo das regras processuais da lex fori, um tribunal de um Estado‑Membro pudesse limitar o processo aos factos situados nesse Estado‑Membro, seria autorizado a não aplicar as normas de conflitos de leis do direito internacional privado da União.

44.

Por outro lado, as normas de conflitos do direito internacional privado da União também não seriam aplicáveis às obrigações extracontratuais nas situações em que, nos termos do Regulamento n.o 1215/2012 — que só se aplica aos litígios que apresentam um elemento de estraneidade ( 27 ) — um tribunal de um Estado‑Membro apenas fosse competente, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para conhecer dos danos causados no território desse Estado‑Membro ( 28 ).

45.

Nestas condições, o artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II e os artigos 88.o, n.o 2, e 89.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento n.o 6/2002 devem ser interpretados no sentido de que, quando um tribunal de um Estado‑Membro é chamado a conhecer, nos termos do artigo 82.o, 5, deste último regulamento, de uma ação de contrafação, intentada por um titular estabelecido nesse Estado‑Membro contra o autor de uma contrafação estabelecido noutro Estado‑Membro e que tem por objeto a proposta para venda e a colocação no mercado do primeiro Estado‑Membro dos produtos em causa, se está perante uma situação que envolve um conflito de leis, na aceção do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento Roma II, e, consequentemente, o artigo 8.o, n.o 2, deste regulamento designa a lei aplicável aos pedidos acessórios relativos ao território desse Estado‑Membro.

46.

Os argumentos apresentados pela BMW, que dizem sobretudo respeito à eficácia do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, não são de molde a pôr em causa a validade desta interpretação.

47.

A BMW argumenta que a aplicação de uma lei diferente da lex fori nas situações referidas no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 reduziria a eficácia do foro alternativo estabelecido por esta disposição.

48.

Sou da opinião de que essa interpretação compromete a eficácia das normas de conflitos do Regulamento Roma II ( 29 ) e, além disso, duvido que permita garantir a eficácia do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002.

49.

Com efeito, em primeiro lugar, ao prever um foro alternativo no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, o legislador da União permite ao titular de um desenho ou modelo comunitário intentar, se assim o desejar, ações específicas, cada uma delas relativa aos factos da infração cometidos no território de um único Estado‑Membro ( 30 ).

50.

No Acórdão AMS e o., o Tribunal de Justiça considerou que a eficácia de uma disposição semelhante em matéria de marca da União consiste numa disponibilidade do foro alternativo, a saber, o do domicílio do réu. A fim de assegurar a eficácia desta disposição, o Tribunal de Justiça interpretou‑a de forma a não conduzir ao mesmo resultado que uma disposição relativa ao foro do domicílio do demandado ( 31 ). Esta abordagem do Tribunal de Justiça é coerente com a sua jurisprudência em matéria de direito internacional privado da União. Com efeito, num acórdão de princípio sobre a Convenção de 27 de setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial ( 32 ), o Tribunal de Justiça tinha seguido a mesma lógica na interpretação de uma disposição relativa ao foro alternativo em matéria de delito civil, delito ou quase‑delito ( 33 ).

51.

Contudo, a disponibilidade de um foro alternativo perante o qual um titular possa fazer valer de forma efetiva os seus direitos não pode ser confundida com a possibilidade de selecionar cuidadosamente a lei aplicável aos pedidos acessórios de uma ação de contrafação ( 34 ). Se, nas situações mencionadas no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, o legislador da União tivesse pretendido assegurar, à semelhança das disposições do direito internacional privado em matéria de sucessões ( 35 ), a concordância do foro e da lei aplicável ou, como fez parcialmente em matéria de obrigações alimentares ( 36 ), uma escolha indireta da lei nessas situações, tê‑lo‑ia feito expressamente.

52.

Em segundo lugar, o argumento da BMW segundo o qual a lei de um Estado‑Membro diferente da lex fori não deve ser aplicada num processo perante um tribunal competente nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 — mais precisamente a do Estado‑Membro do lugar do ato inicial de contrafação —, pelo facto de a aplicação dessa lei ser acompanhada de um risco, não pode proceder. A BMW alega que a aplicação da referida lei, por um lado, permitiria que o autor de uma contrafação designasse como aplicável aos pedidos acessórios, nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, uma lei que oferecesse ao titular de um modelo ou de um desenho um nível de proteção inferior, e, por outro, conduziria geralmente a peritagens dispendiosas e a uma considerável morosidade do processo.

53.

Importa recordar que esses «riscos» são inerentes ao sistema do Regulamento n.o 6/2002 e se revelam de forma mais flagrante nos tribunais competentes nos termos do artigo 82.o, n.os 1 a 3, deste regulamento. Segundo do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, esses tribunais aplicam, a título supletivo e sem limitação territorial quanto ao alcance da sua competência, a lei do Estado‑Membro onde foi praticado o ato inicial de contrafação. Pela mesma razão, não podem prosperar os argumentos apresentados pela BMW segundo os quais a aplicação da lex fori assegura a previsibilidade e a segurança jurídica ideais e um equilíbrio razoável entre os interesses das partes.

54.

Em terceiro lugar, ao afirmar que a aplicação, num tribunal chamado a pronunciar‑se nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, de uma lei diferente da lex fori implicaria o risco de prejudicar a eficácia do foro alternativo, a BMW parece ignorar o facto de que esse próprio regulamento contém disposições que o legislador da União considerou necessárias para garantir que um titular possa fazer valer de forma efetiva os seus direitos perante os tribunais que estão à sua disposição. Como enuncia o considerando 22 do referido regulamento, as medidas destinadas a garantir o exercício destes direitos devem ser deixadas ao legislador nacional e é, pois, necessário prever determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados‑Membros. Ao fazê‑lo, o artigo 89.o, n.o 1, alínea a), do mesmo regulamento permite aos tribunais dos Estados‑Membros proibir o demandado de «prosseguir com os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação». Além disso, o legislador da União harmonizou parcialmente, através da Diretiva 2004/48/CE ( 37 ), as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito dos direitos de propriedade industrial como os conferidos pelo Regulamento n.o 6/2002.

55.

Por último, em quarto lugar, também não colhe o argumento da BMW segundo o qual a eficácia do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 pode ser comprometida, sobretudo quando um titular tem de fazer valer rapidamente os seus direitos, nomeadamente num processo de medidas provisórias. Com efeito, este argumento parece ignorar o facto de que a competência jurisdicional de um tribunal de desenhos e modelos comunitários de um Estado‑Membro para ordenar medidas provisórias e cautelares é referida em primeiro lugar, não no artigo 82.o desse regulamento, mas no artigo 90.o, n.o 1. Nos termos desta última disposição, o tribunal pode ordenar as medidas provisórias e cautelares do tipo previsto pela legislação desse Estado para os desenhos ou modelos nacionais. O artigo 90.o, n.o 1, do Regulamento n.o 6/2002 completa assim a lista de disposições deste regulamento que refletem o princípio da lex fori processualis ( 38 ). Ora, apesar de as medidas provisórias e cautelares estarem abrangidas por este princípio, também elas são objeto da harmonização realizada pela Diretiva 2004/48.

56.

Sem prejuízo das observações anteriores, nomeadamente as relativas ao efeito útil do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, mantenho a posição que apresentei no n.o 45 das presentes conclusões.

57.

Na sua segunda questão, que apenas se coloca se, como proponho, se responder negativamente à primeira, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II deve ser interpretado no sentido de que, no que respeita à determinação da lei aplicável nos termos dessa disposição, o conceito de «país em que a violação tenha sido cometida», na aceção da referida disposição do Regulamento n.o 6/2002, visa o Estado‑Membro onde se encontram os consumidores aos quais é dirigida uma publicidade online e onde são colocados no mercado artigos que violam os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário, na aceção do artigo 19.o do Regulamento n.o 6/2002, quando a ação intentada nesse Estado‑Membro diga unicamente respeito à proposta para venda e à colocação dos produtos em causa no mercado, e as ofertas na Internet na origem dessa proposta tenham sido formuladas noutro Estado‑Membro.

58.

A segunda questão visa saber se, para efeitos da determinação da lei aplicável aos pedidos acessórios em causa no processo principal, se deve seguir a interpretação do conceito de «país em que a violação tenha sido cometida» decorrente do Acórdão Nintendo. A alternativa consiste em considerar que a interpretação desse conceito se deve inspirar naquela que foi adotada, em matéria de competência jurisdicional, no Acórdão AMS Neve e o., a respeito do conceito de «Estados‑Membros em cujo território a contrafação tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida». A segunda questão refere‑se a esta alternativa.

59.

As posições das partes diferem quanto a este ponto. Com efeito, à semelhança do órgão jurisdicional de reenvio, a Comissão é favorável à aplicação da interpretação decorrente do Acórdão Nintendo, o que, segundo esta, deve conduzir à aplicação da lei italiana aos pedidos acessórios em causa no processo principal. Na opinião da BMW, se a resposta à primeira questão prejudicial fosse negativa, dever‑se‑ia seguir a interpretação decorrente do Acórdão AMS Neve e o. e aplicar a lei alemã a esses pedidos.

60.

A fim de tomar uma posição sobre esta questão, é necessário examinar, por um lado, o significado da menção feita no Acórdão Nintendo a «circunstâncias nas quais são imputados ao mesmo demandado vários atos de contrafação cometidos em diferentes Estados‑Membros» e, eventualmente ( 39 ), se a interpretação resultante desse acórdão é igualmente aplicável noutras circunstâncias, e, por outro lado, em que medida a interpretação do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II deve ser guiado pela vontade de evitar a aplicação da lei de um Estado terceiro.

61.

O ponto de partida do raciocínio do Tribunal de Justiça em que assenta a interpretação decorrente do Acórdão Nintendo consiste na observação, no n.o 99 desse acórdão, de que o contencioso relativo às violações dos direitos de propriedade intelectual se caracteriza por uma especial complexidade: não é raro que ao mesmo demandado sejam imputados vários atos de contrafação, pelo que diversos lugares podem constituir, enquanto lugar onde ocorreu o facto que deu origem ao dano, o ponto de conexão pertinente para efeitos da determinação da lei aplicável. Este é, nomeadamente, o caso quando, como resulta claramente do n.o 103 do referido acórdão, estão em causa circunstâncias nas quais são imputados ao mesmo demandado vários atos de contrafação cometidos em diferentes Estados‑Membros. Nessas circunstâncias, para não ter de aplicar várias leis, o tribunal nacional deve, segundo o Tribunal de Justiça, interpretar o conceito de «país em que a violação tenha sido cometida», na aceção do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, no sentido de que se trata do «lugar onde o ato inicial de contrafação, que está na origem do comportamento que foi imputado, foi cometido ou pode vir a ser cometido» ( 40 ).

62.

Mais precisamente, num primeiro momento, o Tribunal de Justiça declarou, no n.o 103 do Acórdão Nintendo, que, em circunstâncias nas quais são imputados ao mesmo demandado vários atos de contrafação abrangidos pelo conceito de «utilização» na aceção do artigo 19.o, n.o 1, do Regulamento n.o 6/2002, cometidos em diferentes Estados‑Membros, para identificar o facto que deu origem ao dano, não há que reportar‑se a cada ato de contrafação imputado, mas apreciar, de modo global, o comportamento do referido demandado, a fim de determinar o lugar onde o ato inicial de contrafação, que está na origem do comportamento que foi imputado, foi cometido ou pode vir a ser cometido.

63.

Todavia, num segundo momento, ao fornecer esclarecimentos suscetíveis de identificar o lugar da contrafação inicial, na aceção do n.o 103 desse acórdão, o Tribunal de Justiça distinguiu, separada e isoladamente ( 41 ), entre as situações em que um operador propôs para venda, através de um sítio Internet, produtos que violam os direitos conferidos pelos desenhos ou modelos comunitários, e as situações em que um operador manda transportar, para um Estado‑Membro diferente daquele em que está estabelecido, por um empresário terceiro, produtos que alegadamente violam direitos protegidos por um desenho ou modelo comunitário.

64.

Daqui decorre que a menção feita, no n.o 103 do Acórdão Nintendo, a «circunstâncias nas quais são imputados ao mesmo demandado vários atos de contrafação» não se refere, na lógica desse acórdão, à situação em que os atos de contrafação que constituem as diferentes formas de «utilização», na aceção do artigo 19.o, n.o 1, do Regulamento n.o 6/2002, ocorreram em vários Estados‑Membros, mas sim à situação em que vários atos de infração que representam a mesma forma de «utilização» foram cometidos em diferentes Estados‑Membros.

65.

Por conseguinte, coloca‑se a questão de saber se existem vários atos de infração que representam a mesma forma de «utilização», cometidos em diferentes Estados‑Membros, na aceção do n.o 103 do Acórdão Nintendo, quando, como acontece no caso em apreço, o comportamento impugnado consiste numa proposta para venda dirigida aos consumidores de um Estado‑Membro (Alemanha) e numa colocação dos produtos no mercado desse Estado‑Membro e as ofertas na Internet que deram origem a essa proposta para venda e a essa colocação no mercado foram formuladas noutro Estado‑Membro (Itália).

66.

A Comissão defende que a resposta a esta pergunta deve ser afirmativa. Em substância, segundo esta, também estão em causa vários atos de contrafação cometidos em diferentes Estados‑Membros no caso de uma oferta para venda na Internet de produtos que violam direitos de propriedade intelectual, mesmo quando o tribunal chamado a pronunciar‑se seja competente apenas em relação a atos de contrafação respeitantes a um único Estado‑Membro.

67.

Esta interpretação tem os seus apoiantes na doutrina. Para eles, em razão do princípio da territorialidade, simplesmente não é possível que um «dano», no sentido de uma violação do direito de propriedade intelectual, seja causado num país sem que um «facto que dê origem ao dano», no sentido de um ato de contrafação, tenha aí sido igualmente cometido: estes dois elementos coincidem necessariamente no que respeita ao território onde ocorrem ( 42 ). Numa situação como a do caso em apreço, existem pelo menos dois atos de contrafação cometidos em dois Estados‑Membros diferentes.

68.

A referida interpretação também é corroborada pelo Acórdão AMS Neve e o., no qual o Tribunal de Justiça faz referência, no n.o 64, ao Acórdão Nintendo.

69.

É verdade que, ao remeter para o Acórdão Nintendo, o Tribunal de Justiça declarou, na primeira frase daquele número do Acórdão AMS Neve e o., que «[a] determinação da lei aplicável [artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II] pode revelar‑se necessária quando uma ação de contrafação, intentada num órgão jurisdicional competente para decidir sobre atos de contrafação cometidos no território de qualquer Estado‑Membro, tenha por objeto diversos atos de contrafação, cometidos em diferentes Estados‑Membros». A priori, esta declaração pode sugerir que a interpretação decorrente do Acórdão Nintendo não abrange as situações em que um tribunal é chamado a pronunciar‑se ao abrigo do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002 e só é competente para decidir dos atos de contrafação cometidos ou suscetíveis de ser cometidos no território do Estado‑Membro onde esse tribunal está situado.

70.

No entanto, esta afirmação limita‑se a descrever o litígio que deu origem ao reenvio prejudicial no Processo Nintendo, sem por isso excluir a aplicação da interpretação decorrente do Acórdão Nintendo nas situações referidas no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002.

71.

Mais importante ainda, o Tribunal de Justiça precisou, no n.o 64 do Acórdão AMS Neve e o. que, «[n]esse caso [ ( 43 )], importa que um só desses atos de contrafação, a saber, o ato inicial de contrafação, seja identificado como determinante da lei aplicável ao litígio, a fim de evitar que o tribunal demandado tenha de aplicar uma pluralidade de leis». Conclui‑se que, em relação aos comportamentos impugnados no Acórdão Nintendo, nomeadamente o de oferecer produtos alegadamente contrafeitos para venda online, o ato inicial de contrafação (o início do processo de oferta para venda online) constitui um dos atos de contrafação. À exceção desse ato inicial de contrafação, os outros atos de contrafação são, nesse caso, cometidos nos Estados‑Membros onde existem consumidores com acesso a esse sítio Internet.

72.

Por conseguinte, deve considerar‑se que, no caso em apreço, no que respeita à determinação da lei aplicável nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, nas circunstâncias em que o comportamento impugnado consiste numa proposta para venda dirigida aos consumidores que se encontram num Estado‑Membro (Alemanha) e na colocação dos produtos no mercado desse Estado‑Membro e em que as ofertas na Internet na origem dessa proposta para venda e dessa colocação no mercado foram formuladas noutro Estado‑Membro (Itália), existem pelo menos dois atos de contrafação, cometidos na Alemanha e na Itália, respetivamente.

73.

Assim, de acordo com a interpretação decorrente do Acórdão Nintendo, a consideração de que, para evitar que o juiz chamado a pronunciar‑se tenha de aplicar uma pluralidade de leis, deve ser identificado apenas um desses atos de contrafação, a saber, o ato inicial de contrafação, como determinante da lei aplicável ao litígio, vale igualmente no que respeita à determinação da lei aplicável aos pedidos acessórios em causa no processo principal. À luz do n.o 108 desse acórdão, no caso vertente, o ato de infração inicial é o do início do processo de oferta para venda online por um operador no seu sítio [Internet].

74.

O artigo 82.o, n.o 2, do Regulamento Roma II deve, portanto, ser interpretado no sentido de que, no que respeita à determinação da lei aplicável aos pedidos acessórios na ação de contrafação descrita na resposta à primeira questão, o conceito de «lei do país em que a violação tenha sido cometida» na aceção desta disposição se refere ao país do lugar onde foi cometido o ato inicial de contrafação na origem do comportamento impugnado.

75.

Esta consideração não é posta em causa pelos argumentos destinados a demonstrar que, no caso de um demandado estabelecido num Estado terceiro, a interpretação decorrente do Acórdão Nintendo pode conduzir à designação da lei de um Estado terceiro como lei aplicável a qualquer questão que não seja regulada pelo Regulamento n.o 6/2002.

76.

No debate que teve lugar no âmbito do processo no Tribunal de Justiça, bem como no debate académico, chamou‑se a atenção para as implicações da interpretação decorrente do Acórdão Nintendo no que respeita à situação em que o lugar do ato inicial de contrafação na origem do comportamento impugnado se situa num Estado terceiro. A opinião de que a interpretação decorrente desse acórdão não se aplica nas situações referidas no artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, formulada no âmbito desse debate, prende‑se, nomeadamente, com a vontade de evitar a aplicação da lei de um Estado terceiro.

77.

Todavia, interpretar o artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II no sentido de que, na determinação da lei aplicável aos pedidos acessórios apresentados perante um tribunal chamado a pronunciar‑se nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002, a lei aplicável é sempre a lex fori, e, portanto, responder afirmativamente à segunda questão não resolve, em contextos diferentes do contexto do presente reenvio prejudicial, o problema persistente da oferta para venda e da publicidade na Internet, por operadores estabelecidos em Estados terceiros, de produtos que violam direitos de propriedade intelectual comunitária com caráter unitário.

78.

Com efeito, esses operadores estabelecidos em Estados terceiros podem, em princípio, ser demandados nos tribunais do domicílio de um demandante no território da União ou, a título subsidiário, no lugar do seu estabelecimento no mesmo território ou, a título ainda mais subsidiário, nos tribunais da sede da EUIPO ( 44 ).

79.

Nessas situações, por um lado, o alcance da competência de um tribunal chamado a decidir de uma ação de contrafação não abrange o território de um único Estado‑Membro. Além disso, reproduzindo os termos do n.o 103 do Acórdão Nintendo, o contencioso diz respeito a vários atos de contrafação. Por conseguinte, não existe, a priori, nenhuma razão para não aplicar a interpretação decorrente desse acórdão, que implica designar a lei de um Estado terceiro como aplicável aos pedidos acessórios numa ação de contrafação.

80.

Por outro lado, para poder invocar a lei de um Estado‑Membro na medida em que esta diz respeito a esses pedidos acessórios de uma ação de contrafação, o titular tem de recorrer aos tribunais nos termos do artigo 82.o, n.o 5, do Regulamento n.o 6/2002. Além disso, para poder invocar essa lei e pedir proteção relativamente a todo o território da União, esse titular tem de recorrer a tribunais em todos os Estados‑Membros. Do ponto de vista do sistema deste regulamento e tendo em conta o alcance territorial dos direitos do titular de um desenho ou modelo comunitário, que têm caráter unitário e se estendem, em princípio, a todo o território da União, esse resultado parece pouco satisfatório.

81.

Dito isto, é verdade que o Regulamento Roma II prevê, no seu artigo 3.o, que a lei designada como aplicável por esse regulamento se aplica mesmo que essa lei não seja a de um Estado‑Membro.

82.

No entanto, a aplicação da lei de um Estado terceiro para complementar o regulamento da União em relação a um direito de propriedade intelectual comunitário com caráter unitário pode suscitar dúvidas.

83.

Com efeito, o alcance territorial dos direitos do titular de um desenho ou modelo comunitário, conferidos nos termos do Regulamento n.o 6/2002, estende‑se, em princípio, a todo o território da União, no qual os desenhos ou modelos gozam de proteção uniforme e produzem os seus efeitos ( 45 ). Por conseguinte, um direito de propriedade intelectual comunitário, na aceção do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II, não pode ser violado num país que não reconheça esse direito. Esta interpretação baseia‑se em considerações que podem fazer lembrar as que foram formuladas pela doutrina acerca coincidência entre uma violação de um direito de propriedade intelectual e um ato de contrafação ( 46 ). Além disso, a harmonização alcançada pela Diretiva 2004/48 no que respeita às medidas, aos procedimentos e aos recursos necessários para assegurar o respeito dos direitos de propriedade industrial conferidos, nomeadamente, pelo Regulamento n.o 6/2002 apenas diz respeito aos Estados‑Membros.

84.

Consequentemente, quando as ofertas na Internet que deram origem à venda e à colocação no mercado tenham sido formuladas noutro Estado terceiro, esse Estado não pode constituir um «país em que a violação tenha sido cometida» na aceção do artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II. No que respeita à determinação da lei aplicável por força desta disposição, apenas devem ser tidas em conta as leis dos Estados‑Membros onde se encontram os consumidores visados por uma publicidade online e onde os produtos em causa foram colocados no mercado. Ao contrário de outras regras de conflitos de leis deste regulamento, a do artigo 8.o, n.o 2, apenas designa, portanto, a legislação dos Estados‑Membros como lei aplicável. Ora, esta norma de conflitos não existe num vazio jurídico e deve ser lida em conjunto com os regulamentos sobre os direitos de propriedade intelectual comunitária com caráter unitário, que gozam de proteção uniforme e produzem os seus efeitos em todo o território da União.

85.

É verdade que esta interpretação pode levar a que várias leis sejam consideradas lei aplicável nos termos artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento Roma II. Para não ter de aplicar várias leis, é necessário, pelo menos, tentar identificar um ato inicial de contrafação ou central para o território da União.

86.

Nesta ordem de ideias, embora reconhecendo as deficiências de interpretação decorrente do Acórdão Nintendo, a doutrina argumenta que, quando o ato inicial de contrafação, na aceção desse acórdão, tenha tido lugar num Estado terceiro, é possível aplicar, não a lei desse Estado, mas a lei de um dos Estados‑Membros onde a contrafação tenha produzido os seus efeitos ou a lei de um Estado‑Membro estreitamente relacionado com a violação dos direitos de propriedade intelectual ( 47 ).

87.

Sem prejuízo das observações adicionais anteriores, mantenho a posição que apresentei no n.o 74 das presentes conclusões.

88.

Atendendo às considerações anteriores, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) da seguinte forma: