Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia
Processo T-1104/23

Edição provisória

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção Alargada)

2 de julho de 2025 (*)

« Marca da União Europeia — Processo de extinção — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utilização séria da marca — Artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização por terceiros — Natureza da utilização — Consentimento tácito do titular da marca — Prova de utilização séria — Modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos) »

No processo T‑1104/23,

Ferrari SpA, com sede em Modena (Itália), representada por K. Muraro, G. Russo e C. Comolli Acquaviva, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por E. Markakis, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Kurt Hesse, residente em Nuremberga (Alemanha), representado por M. Krogmann, advogado,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção Alargada),

composto por: A. Kornezov (relator), presidente, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár e S. Kingston, juízes,

secretário: G. Mitrev, administrador,

vistos os autos,

após a audiência de 12 de dezembro de 2024,

profere o presente

Acórdão

1 Através do presente recurso interposto ao abrigo do artigo 263.° TFUE, a recorrente, Ferrari SpA, pede a anulação e a revogação da Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de agosto de 2023 (processo R 887/2016‑5) (a seguir «decisão impugnada»).

Antecedentes do litígio

2 Por Registo Internacional de 17 de outubro de 2006, que designa a União Europeia e recebido pelo EUIPO em 8 de fevereiro de 2007, a recorrente, Ferrari SpA, apresentou um pedido de proteção na União da marca nominativa TESTAROSSA.

3 O registo internacional foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias em 12 de fevereiro de 2007 e foi inscrito no registo das marcas comunitárias em 17 de dezembro de 2007.

4 Os produtos abrangidos pela marca controvertida pertencem nomeadamente à classe 28 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, nomeadamente, à seguinte descrição: «Modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos), brinquedos de construção moduláveis e respetivas peças de ligação, jogos de construção (blocos)».

5 Em 14 de novembro de 2014, o interveniente, Kurt Hesse, apresentou um pedido de declaração de nulidade dos efeitos do registo internacional para os produtos referidos no n.° 4, supra, ao abrigo do artigo 158.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [atual artigo 198.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)], lido em conjugação com o artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001].

6 Por meio da Decisão de 18 de março de 2016, a Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de declaração de extinção. A Divisão de Anulação indeferiu esse pedido na parte em que diz respeito aos «modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)» (a seguir «miniaturas de veículos»), mas deferiu‑o quanto aos restantes produtos pertencentes à classe 28.

7 Em 12 de maio de 2016, o interveniente interpôs um recurso de anulação parcial da decisão da Divisão de Anulação, na parte em que esta recusou declarar a extinção da marca controvertida no que respeita às miniaturas de veículos.

8 Em 17 de outubro de 2016, a recorrente também pediu, no âmbito de um recurso subordinado, a anulação parcial da decisão da Divisão de Anulação, na parte em que esta tinha declarado a extinção da marca controvertida para os «brinquedos de construção moduláveis e respetivas peças de ligação, jogos de construção (blocos)» pertencentes à classe 28.

9 Através da decisão impugnada, a Câmara de Recurso deu provimento ao recurso do interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente. Assim, a recorrente perdeu os seus direitos sobre a marca controvertida para todos os produtos mencionados no n.° 4, supra.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

– anular a decisão impugnada;

– revogar a decisão impugnada na parte em que a utilização séria da marca controvertida se encontra demonstrada para as miniaturas de veículos;

– condenar o EUIPO e o interveniente nas despesas efetuadas no processo na Câmara de Recurso e no presente recurso.

11 O EUIPO conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas se for realizada uma audiência.

12 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à determinação do direito substantivo e processual aplicável ratione temporis

13 Tendo em conta a data de apresentação do pedido de declaração de extinção em causa, a saber, 14 de novembro de 2014, que é determinante para efeitos da identificação do direito substantivo aplicável, os factos do caso em apreço regem‑se pelas disposições materiais do Regulamento n.° 207/2009 e do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1) (v., neste sentido, Acórdãos de 6 de junho de 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, não publicado, EU:C:2019:471, n.° 2, e de 3 de julho de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, n.° 3).

14 A este respeito, resulta das disposições do artigo 55.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 que o efeito de uma eventual declaração de extinção produz efeitos retroativos a contar da data do pedido de declaração de extinção. Por outro lado, uma vez que, segundo jurisprudência constante, pressupõem‑se que as regras processuais são aplicáveis, geralmente, na data em que entram em vigor (v. Acórdão de 11 de dezembro de 2012, Comissão/Espanha, C‑610/10, EU:C:2012:781, n.° 45 e jurisprudência referida), o litígio é regido pelas disposições processuais do Regulamento 2017/1001. No entanto, importa salientar que, no que respeita à prova de utilização séria da marca controvertida, nos termos, nomeadamente, do artigo 82.°, n.° 2, alíneas d), f) e i), do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que completa o Regulamento 2017/1001 e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), o litígio é regido pelas disposições do Regulamento n.° 2868/95 [Acórdão de 24 de março de 2021, Novomatic/EUIPO ‑ adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, não publicado, EU:T:2021:157, n.° 20].

15 Por conseguinte, no caso em apreço, no que respeita às regras substantivas, há que entender que as referências feitas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada e pelas partes nos seus articulados às disposições do Regulamento 2017/1001 se referem às disposições de teor idêntico do Regulamento n.° 207/2009.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

Quanto ao alcance do primeiro pedido

16 Com o seu primeiro pedido, a recorrente pede, sem mais precisões, a anulação da decisão impugnada.

17 Todavia, resulta de uma leitura global da petição que a recorrente não contesta a decisão impugnada na parte em que negou provimento ao seu recurso de anulação da Divisão de Anulação, uma vez que esta última tinha declarado a extinção da marca controvertida para os «brinquedos de construção moduláveis e respetivas peças de ligação, jogos de construção (blocos)», pertencentes à classe 28.

18 Por conseguinte, daqui resulta que, na realidade, a recorrente apenas pede a anulação parcial da decisão impugnada, na parte em que a Câmara de Recurso declarou a extinção da marca controvertida para as miniaturas de veículos pertencentes à classe 28.

Quanto ao mérito

19 A recorrente invoca dois fundamentos relativos, em substância, o primeiro, à falta de fundamentação, uma vez que nem todos os fatores pertinentes foram tidos em conta na apreciação da utilização séria da marca controvertida e, o segundo, à violação do artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009, uma vez que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que não tinha demonstrado uma utilização séria da marca controvertida para as miniaturas de veículos.

20 Importa começar por examinar o segundo fundamento.

21 Por força do artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009, será declarada a perda dos direitos do titular da marca da União Europeia na sequência de pedido apresentado ao EUIPO ou de pedido reconvencional em ação de contrafação quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, compreendido, no caso em apreço, entre 14 de novembro de 2009 e 13 de novembro de 2014, inclusive (a seguir «período pertinente»), a referida marca não tiver sido objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

22 Em conformidade com a regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95, que se aplica mutatis mutandis aos processos de extinção em aplicação da regra 40, n.° 5, do mesmo regulamento, a prova de utilização deve incidir sobre o local, o período, a extensão e a natureza da utilização da marca oponível. Nos termos do n.° 4 desta regra, os comprovativos devem, em princípio, limitar‑se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas referidas no artigo 78.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 207/2009.

23 Assim, uma marca é objeto de utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos e serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou manter um escoamento para esses produtos e serviços, com exclusão de utilizações de caráter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, n.° 43). Além disso, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e para o exterior [v. Acórdãos de 18 de março de 2015, Naazneen Investments/IHMI — Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, não publicado, EU:T:2015:160, n.° 25 e jurisprudência referida, e de 11 de janeiro de 2023, Hecht Pharma/EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, n.° 22 (não publicado) e jurisprudência referida].

24 Além disso, a utilização séria de uma marca não pode ser demonstrada por meio de probabilidades ou presunções, mas deve assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efetiva e suficiente da marca no mercado em causa [v. Acórdão de 23 de setembro de 2009, Cohausz/IHMI — Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, não publicado, EU:T:2009:354, n.° 36 e jurisprudência referida].

25 Resulta de jurisprudência constante que a apreciação do caráter sério da utilização da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados a demonstrar que a exploração comercial da mesma é real, em especial, as utilizações consideradas justificadas no setor económico em questão para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, a extensão e a frequência da utilização da marca, devem ser tomadas em consideração (v. Acórdão de 18 de março de 2015, SMART WATER, T‑250/13, não publicado, EU:T:2015:160, n.° 26 e jurisprudência referida).

26 No que respeita, em especial, às características do mercado das miniaturas de veículos, o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de examinar, no seu Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), a questão de saber se, quando uma marca é registada simultaneamente para veículos automóveis e para brinquedos, como acontece no caso em apreço, a aposição por um terceiro, sem autorização do titular da marca, de um sinal idêntico a essa marca em miniaturas de veículos da referida marca, de modo que reproduza fielmente esses veículos, e a comercialização das referidas miniaturas constituem um uso que o titular da marca está habilitado a proibir.

27 A este respeito, o Tribunal de Justiça sublinhou que o exercício do direito exclusivo do titular de uma marca deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto (v., neste sentido, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, n.° 21).

28 Por conseguinte, por força do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, a aposição por um terceiro de um sinal idêntico a uma marca registada para brinquedos em miniaturas de veículos só pode ser proibida se prejudicar ou for suscetível de prejudicar as funções dessa marca (v., neste sentido, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, n.° 22).

29 A questão de saber se essa aposição prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca deve ser apreciada tomando em consideração as características específicas do mercado das miniaturas de veículos. A este respeito, há que examinar se o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, está habituado a que as miniaturas de veículos se baseiem em exemplos reais e se atribui mesmo muita importância à fidelidade absoluta ao original, pelo que está em condições de compreender que a aposição da marca do construtor automóvel nessas miniaturas apenas indica que se trata da reprodução em escala reduzida de um veículo dessa marca. Nessa hipótese, segundo o Tribunal de Justiça, o público‑alvo não apreende o sinal idêntico à referida marca que figura nas miniaturas de veículos comercializadas por um terceiro como uma indicação de que estes produtos provêm do construtor automóvel ou de uma empresa economicamente ligada a este último, pelo que esse uso não prejudica a função essencial dessa marca enquanto marca registada para brinquedos (v., neste sentido, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, n.os 23 e 24).

30 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso salientou que o mercado das miniaturas de veículos se caracterizava pela coexistência de fabricantes de brinquedos independentes — que utilizam marcas também registadas para viaturas (carros), como a marca controvertida, como simples indicações de que uma miniatura é uma reprodução fiel de um modelo de automóvel real — e de miniaturas de veículos produzidos e comercializados diretamente pelos titulares dessas marcas ou por empresas que lhes estão economicamente associadas, nomeadamente através de uma licença.

31 A Câmara de Recurso também salientou que o público pertinente estava habituado a ver miniaturas de veículos, com ou sem licença do construtor automóvel, em função das informações que figuram nas suas embalagens. As partes não contestam estas conclusões.

32 Daqui decorre que um terceiro pode utilizar essa marca sem o consentimento do seu titular, desde que a utilização que dela faz em miniaturas de veículos se limite a indicar ao público pertinente que a referida miniatura é uma reprodução fiel de um verdadeiro modelo de automóvel.

33 Em contrapartida, quando a utilização da marca por um terceiro vai além de uma simples indicação do caráter fiel da reprodução, fazendo referência, aquando da comercialização das miniaturas de veículos em causa, por exemplo, como salientou acertadamente a Câmara de Recurso, a um acordo de licença celebrado com o titular dessa marca, essa utilização será entendida como uma indicação de que esses produtos provêm do construtor automóvel ou de uma empresa economicamente associada a este último por tal acordo. Essa utilização está em conformidade com a função essencial da marca, a saber, indicar a origem comercial do produto. Nesta hipótese, o titular da marca terá legitimidade para se opor a essa utilização da sua marca por um terceiro sem o seu consentimento.

34 É à luz destas considerações que devem ser examinados os argumentos da recorrente.

35 A título preliminar, importa precisar que, embora, como foi recordado no n.° 22, supra, a prova de utilização deva incidir sobre o local, o período, a importância e a natureza da utilização da marca controvertida, a Câmara de Recurso limitou‑se, na decisão impugnada, a apreciar a natureza da utilização da marca controvertida, como aliás o EUIPO admitiu na audiência. Nestas circunstâncias, este critério é o único sujeito à fiscalização do Tribunal Geral no presente processo.

36 Além disso, não é contestado que os elementos de prova apresentados pela recorrente contêm a marca controvertida, tanto na forma com a qual foi registada, a saber, TESTAROSSA, como na forma de dois elementos nominativos separados, a saber, «testa» e «rossa», mas que esta variação não tem incidência no caráter distintivo desta, como salientou acertadamente a Câmara de Recurso, pelo que não há que distinguir entre estas duas formas de utilização.

37 Mais, no que respeita aos elementos de prova relativos à utilização da marca controvertida pela sociedade Amalgam, a Câmara de Recurso constatou que estes apenas faziam referência a miniaturas de grande dimensão que não se destinavam a ser utilizadas como brinquedos, pelo que não demonstravam uma utilização da marca controvertida para os produtos visados por esta. Por conseguinte, afastou estes elementos por serem irrelevantes. Interrogada na audiência a este respeito, a recorrente indicou que não contestava este aspeto da decisão impugnada.

38 Por último, é facto assente que, durante o período pertinente, as miniaturas de veículos Testarossa não foram comercializadas pela própria recorrente, mas por terceiros, a saber, fabricantes dessas miniaturas.

39 É à luz destas considerações preliminares que há que examinar, primeiro, se a marca controvertida foi utilizada em conformidade com a sua função essencial e, segundo, sendo esse o caso, se essa utilização foi efetuada com o consentimento da recorrente.

– Quanto à utilização da marca controvertida em conformidade com a sua função essencial

40 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, em substância, que a utilização da marca controvertida por terceiros se limitava a indicar que as miniaturas de veículos em causa eram reproduções fiéis de verdadeiros automóveis Testarossa. Chegou a essa conclusão, nomeadamente, ao declarar, segundo os elementos de prova fornecidos pela recorrente, que as marcas de terceiros dominavam as embalagens das referidas miniaturas de veículo, que a menção «Ferrari Official Licensed Product» (produto oficial com licença Ferrari) (a seguir «menção “produto oficial com licença Ferrari”») não fazia referência à marca controvertida e que esta última não era acompanhada dos símbolos «TM» ou «®», pelo que esta marca não era utilizada como uma indicação da origem comercial das referidas miniaturas. A Câmara de Recurso também acrescentou que o facto de a marca controvertida ser aposta por terceiros em miniaturas de veículos, produzidas por estes últimos com padrões de qualidade variados e comercializados a preços diferentes, era contrário à conclusão de que a marca controvertida tinha sido utilizada como indicador da origem comercial do produto.

41 A recorrente alega que a utilização da marca controvertida para miniaturas de veículos não se limita a indicar que se trata da reprodução à escala reduzida de um veículo dessa marca, uma vez que os elementos de prova que apresentou mostram que a referida marca controvertida foi utilizada sob licenças por si concedidas a terceiros, pelo que a marca controvertida foi utilizada em conformidade com a sua função essencial. A recorrente também alega que a não utilização dos símbolos «TM» e «®» ao lado da marca controvertida não pode significar que a utilização desta não é conforme com a sua função essencial.

42 O EUIPO, apoiado pelo interveniente, alega que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que os elementos de prova não demonstravam uma utilização da marca controvertida segundo a sua função essencial, uma vez que as marcas que identificam a origem comercial dos produtos não eram a marca controvertida, mas diversas outras marcas, entre as quais marcas de fabricantes de brinquedos independentes. Acrescenta que os referidos elementos de prova demonstram unicamente que a marca controvertida foi utilizada como elemento de referência para indicar uma reprodução fiel do verdadeiro modelo de automóvel Testarossa.

43 A este respeito, primeiro, há que constatar que a recorrente apresentou vários catálogos da sociedade Bburago, nos quais figura a marca controvertida. Estes catálogos, datados de 2011 a 2015, intitulam‑se Ferrari Race and Play (Ferrari corridas de carros e jogos) e apresentam inúmeras miniaturas de veículos Ferrari, entre as quais miniaturas de veículos Testarossa. A maior parte destes catálogos contêm, além disso, nas suas coberturas, a menção «produto oficial com licença Ferrari», bem como a seguinte indicação: «Produto com licença FERRARI Spa., FERRARI, o elemento figurativo do CAVALO RAMPANTE, todos os logótipos e desenhos ou modelos distintivos associados são propriedade da FERRARI Spa. Os desenhos ou modelos das carroçarias de automóveis FERRARI são protegidos como propriedade da FERRARI ao abrigo dos regulamentos relativos aos desenhos e modelos, às marcas e à preparação comercial». Em todos estes catálogos, a marca controvertida figura sob as fotografias das miniaturas de veículos Testarossa. Na parte superior esquerda do catálogo, encontra‑se também o logótipo da empresa Bburago, ao passo que, no topo, é destacada a marca nominativa Ferrari.

44 A recorrente também apresentou elementos de prova relativos à utilização da marca controvertida pela sociedade Hachette, que consistem, nomeadamente, em fotografias de miniaturas de veículos Testarossa nas suas embalagens. A marca controvertida está inscrita, em grandes carateres, na parte superior da embalagem, bem como na base da miniatura (modelo do veículo à escala). A marca nominativa Ferrari figura, em letras muito grandes, ao lado de um cavalo rampante, na parte superior da embalagem. Além disso, a menção «produto oficial com licença Ferrari» deve ser claramente legível na parte inferior da embalagem. A menção «Hachette» aparece, por sua vez, na parte inferior da referida embalagem.

45 A este respeito, por um lado, não se pode deixar de observar que a Câmara de Recurso constatou erradamente que as embalagens das miniaturas de veículos em causa eram «dominadas» pelas marcas de terceiros. Esta constatação não corresponde à materialidade dos factos referidos nos n.os 43 e 44, supra.

46 Esta conclusão não é posta em causa pela afirmação da Câmara de Recurso, também apoiada pelo EUIPO e pelo interveniente, segundo a qual a marca controvertida era utilizada conjuntamente com outras marcas, pertencentes tanto à recorrente como a outras empresas. Com efeito, resulta de jurisprudência constante que o requisito da utilização séria de uma marca pode ser preenchido quando essa marca seja utilizada em conjunto com outra marca, desde que a primeira marca continue a ser percecionada como uma indicação da origem do produto em causa [v. Acórdão de 23 de setembro de 2020, CEDC International/EUIPO — Underberg (Forma de uma canícula dentro de uma garrafa), T‑796/16, EU:T:2020:439, n.° 142 e jurisprudência referida].

47 É isto que sucede no presente caso. Com efeito, nos elementos de prova supra figuram não só a marca controvertida enquanto tal, claramente visível, mas também a marca figurativa Ferrari que representa um cavalo rampante, a marca nominativa Ferrari e, sobretudo, a menção «produto oficial com licença Ferrari», bem como as marcas de terceiros, fabricantes das referidas miniaturas de veículos. Estas indicações permitem ao público pertinente compreender que as miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida são fabricadas por um terceiro sob licença da recorrente, pelo que essa utilização da marca controvertida é conforme com a função essencial desta, que é garantir aos consumidores a origem comercial dos referidos produtos.

48 O simples facto, salientado pela Câmara de Recurso, de as miniaturas de veículos Testarossa serem comercializadas por empresas diferentes e de a sua qualidade e o seu preço serem diferentes não permite concluir que essa utilização não está em conformidade com a função essencial da marca. Com efeito, como foi constatado no n.° 47, supra, as empresas terceiras apõem na embalagem dos seus produtos ou nos seus catálogos a menção «produto oficial com licença Ferrari», estabelecendo assim uma ligação clara com a recorrente, titular da marca controvertida, o que indica, deste modo, ao público pertinente a origem comercial dos referidos produtos.

49 Além disso, e contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso, pouco importa que as menções «produto oficial com licença Ferrari» não façam, enquanto tais, referência à marca controvertida, uma vez que, por um lado, a referida marca controvertida figura claramente ao lado dessas menções ou, nos catálogos, por baixo das fotografias das miniaturas pertinentes, e, por outro, graças a essas menções, o público pertinente estabelecerá uma ligação entre a recorrente, titular da marca controvertida, e os produtores de brinquedos que comercializam os produtos em causa com essa marca.

50 Com efeito, é notório que, no mercado de viaturas (carros), os automóveis são comercializados simultaneamente com uma primeira marca, que designa o construtor desse automóvel, e com uma segunda marca, que designa o modelo desse automóvel. Estas considerações são também pertinentes para o mercado das miniaturas de veículos, uma vez que estas são supostamente réplicas fiéis de verdadeiros automóveis, pelo que o público pertinente tem o hábito de se referir simultaneamente à marca do construtor e à do modelo específico. Por conseguinte, a ligação entre a utilização da marca Ferrari e a marca controvertida nas embalagens e nos catálogos é conforme aos hábitos do mercado.

51 Segundo, há que salientar, à semelhança da recorrente, que a Câmara de Recurso considerou, erradamente, que o facto de a marca controvertida não ser acompanhada dos símbolos «TM» ou «®» permitia concluir que esta não era utilizada segundo a sua função essencial. Com efeito, não existe nenhuma obrigação de utilizar os símbolos «®» ou «TM», para que uma utilização seja considerada conforme à função essencial da marca. A falta dos referidos símbolos não afeta a validade nem a função essencial das marcas da União. Por conseguinte, o facto de não os colocar ao lado da marca controvertida nos elementos de prova em nada altera a capacidade da marca controvertida para cumprir a sua função essencial de identificar a origem comercial dos produtos em causa e de os distinguir dos de outras empresas.

52 Assim, os elementos de prova supra apresentados pela recorrente, considerados no seu todo, permitem considerar que a marca controvertida foi utilizada, durante o período pertinente, para miniaturas de veículos, em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a origem comercial dos produtos para os quais foi registada.

– Quanto ao consentimento da recorrente para a utilização da sua marca por terceiros

53 Nos termos do artigo 15.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, a utilização da marca com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

54 É ao titular da marca que incumbe fazer a prova de que consentiu na utilização dessa marca por um terceiro (Acórdão de 11 de maio de 2006, Sunrider/IHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, n.° 44).

55 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha demonstrado que os terceiros, quando utilizavam a marca controvertida para miniaturas de veículos, agiam com o seu consentimento. Observou, nomeadamente, que os excertos dos acordos de licença apresentados pela recorrente não permitiam determinar se a marca controvertida era objeto desses contratos. Também salientou que os elementos de prova acima referidos nos n.os 43 e 44 não provavam o consentimento da recorrente, nomeadamente porque a indicação de que os produtos vendidos eram produtos oficiais com licença Ferrari não mencionava a marca controvertida.

56 A recorrente contesta esta conclusão. A este respeito, indica ter apresentado vários extratos de acordos de licença celebrados entre si e terceiros, para a venda e a produção de miniaturas de veículos. A Câmara de Recurso afastou erradamente esses acordos de licença, os quais demonstram, no entanto, que tinha consentido na utilização da marca controvertida por esses terceiros. Também sustenta que, embora os extratos desses acordos de licença não permitam determinar se estes dizem respeito à marca controvertida, as menções que figuram nas embalagens e nos catálogos, como as mencionadas nos n.os 43 e 44, supra, permitem concluir, em todo o caso, que consentiu, pelo menos tacitamente, na utilização da sua marca por terceiros, uma vez que tinha conhecimento dessa utilização e nunca se lhe opôs.

57 O EUIPO subscreve a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os excertos de acordos de licença apresentados pela recorrente não permitiam concluir que os licenciados tinham autorização para utilizar a marca controvertida. O EUIPO acrescenta que considerar que a recorrente consentiu na utilização da marca controvertida é contrário à jurisprudência segundo a qual a utilização séria não pode ser demonstrada por meio de probabilidades ou presunções.

58 O interveniente alega que cabia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que tinha consentido na utilização da marca controvertida e que, a este respeito, o fator determinante não devia ser o ponto de vista do público pertinente, mas a relação efetiva entre a recorrente e os terceiros fabricantes de miniaturas de veículos. Além disso, o facto de a recorrente não se ter oposto à utilização da marca contestada por terceiros não basta para demonstrar o seu consentimento. Além disso, esse argumento foi suscitado pela primeira vez pela recorrente no âmbito do presente recurso.

59 A este respeito, primeiro, há que salientar, à semelhança da Câmara de Recurso, que os excertos de acordos de licença apresentados pela recorrente não contêm a lista das marcas objeto dos referidos contratos. Nestas circunstâncias, os referidos excertos não permitem demonstrar que a recorrente tenha expressamente consentido na utilização da sua marca por esses terceiros.

60 Segundo, quanto ao argumento da recorrente de acordo com o qual, em todo o caso, os elementos de prova por ela apresentados, considerados no seu todo, demonstram que consentiu, de forma implícita, na utilização da marca contestada por terceiros, importa recordar que, segundo a jurisprudência, o consentimento do titular de uma marca pode, com efeito, ser expresso de forma explícita ou implícita. Assim, esse consentimento deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente uma vontade de renunciar ao seu direito exclusivo sobre a marca. Essa vontade resulta normalmente de uma formulação expressa do consentimento. Todavia, não se pode excluir que, em certos casos, possa resultar implicitamente de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores à utilização da marca em causa por um terceiro, que traduzam também, de forma inequívoca, uma renúncia do titular ao seu direito [v. Acórdãos de 13 de janeiro de 2011, Park/IHMI — Bae (PINE TREE), T‑28/09, não publicado, EU:T:2011:7, n.° 61 e jurisprudência referida, e de 8 de junho de 2022, Muschaweck/EUIPO — Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, n.° 71 (não publicado)].

61 Por conseguinte, há que examinar se esse consentimento tácito da recorrente resulta de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores à utilização da marca controvertida por um terceiro.

62 As circunstâncias e elementos pertinentes suscetíveis de refletir a existência desse consentimento tácito devem ser examinados, como aliás admitiu o EUIPO na audiência, à luz, nomeadamente, das utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos protegidos pela marca e das características do mercado (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 18 de março de 2015, SMART WATER, T‑250/13, não publicado, EU:T:2015:160, n.° 26 e jurisprudência referida).

63 A este respeito, antes de mais, importa precisar que, como foi salientado no n.° 33, supra, no âmbito específico do mercado em causa, o titular de uma marca registada tanto para viaturas (carros) como para as miniaturas de veículos está habilitado a opor‑se à utilização dessa marca por um terceiro se essa utilização for além da simples indicação de que as miniaturas em causa são representações fiéis do verdadeiro automóvel e indicar, além disso, a origem comercial das referidas miniaturas como sendo do referido titular ou de uma empresa a associada a este último.

64 É o que acontece no caso em apreço, como resulta do n.° 52, supra. Por conseguinte, nesse contexto, o consentimento tácito do titular dessa marca decorre do facto de este último ter conhecimento da utilização da sua marca por terceiros e não se lhe ter oposto.

65 Os elementos de prova descritos e apreciados nos n.os 43 a 48, supra, demonstram que a recorrente tinha conhecimento da utilização da marca controvertida por terceiros, os quais apresentavam os produtos em causa como produtos «oficiais» com licença da Ferrari, e que não se lhe opôs, o que demonstra que, pelo menos implicitamente, consentiu nessa utilização.

66 Com efeito, por um lado, nem o EUIPO nem o interveniente contestam que a recorrente tinha efetivamente conhecimento dessa utilização, o que, de resto, é demonstrado pelo facto de os elementos apresentados pela recorrente incluírem, nomeadamente, provas publicamente acessíveis, como catálogos ou embalagens de produtos.

67 Por outro lado, uma vez que o interveniente sustenta que a recorrente alega pela primeira vez no âmbito do presente recurso que não se opôs a essa utilização, basta observar que decorre dos autos que a recorrente, ao longo de todo o processo administrativo, sustentou que terceiros tinham agido com o seu consentimento, alegando assim, implícita, mas necessariamente, que não se tinha oposto a essa utilização.

68 Em seguida, o Tribunal Geral teve ocasião de declarar que a utilização da marca de uma sociedade de produção por uma sociedade de distribuição economicamente associada a esta podia ser reconhecida como uma utilização dessa marca com o consentimento do titular e, assim, ser considerada como feita pelo titular, em conformidade com o artigo 15.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 [Acórdãos de 17 de fevereiro de 2011, J & F Participações/IHMI — Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, não publicado, EU:T:2011:47, n.° 32, e de 16 de outubro de 2024, Fractal Analytics/EUIPO — Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, não publicado, EU:T:2024:696, n.° 102 e jurisprudência referida].

69 Estas considerações aplicam‑se mutatis mutandis quando a marca de uma sociedade de produção, como a marca controvertida, é utilizada por outra sociedade que comercializa os produtos em causa como sendo produtos «oficiais» com licença de utilização da primeira sociedade. Com efeito, essa utilização estabelece uma associação entre estas duas sociedades, a qual, na falta de indicação em contrário, pressupõe que o titular da marca consentiu, ainda que tacitamente, na utilização das suas marcas pela referida sociedade.

70 Por último, a recorrente também apresentou várias faturas e notas de encomenda emitidas por terceiros para a venda de miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida. Ora, segundo a jurisprudência, quando o titular de uma marca que é objeto de um processo de extinção invoca atos de utilização dessa marca por um terceiro, para demonstrar a utilização séria na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, esse titular alega, tacitamente, que essa utilização foi efetuada com o seu consentimento [Acórdão de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, n.° 24].

71 Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou erradamente que a recorrente não tinha demonstrado ter consentido, mesmo tacitamente, na utilização da marca controvertida por terceiros para os produtos em causa, na aceção do artigo 15.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009.

72 Resulta de tudo o que precede que há que julgar procedente o segundo fundamento invocado pela recorrente e anular a decisão impugnada na parte em que foi declarada a extinção da marca controvertida para as miniaturas de veículos, pertencentes à classe 28, sem que seja necessário examinar o primeiro fundamento do recurso.

Quanto ao pedido de revogação da decisão impugnada

73 No que respeita ao pedido da recorrente para que o Tribunal Geral revogue a decisão impugnada, importa recordar que, embora o poder de revogação reconhecido ao Tribunal Geral não tenha por efeito conferir‑lhe o poder de substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação nem de proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição, deve ser exercido nas situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação feita pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado (Acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, n.° 72).

74 Ora, no caso em apreço, importa observar que, como foi salientado no n.° 35, supra, a Câmara de Recurso não tomou posição, na decisão impugnada, sobre o local, a duração e a importância da utilização da marca controvertida, pelo que não cabe ao Tribunal Geral proceder à apreciação desses mesmos elementos no âmbito do exame do pedido de revogação da referida decisão.

Quanto às despesas

75 Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o EUIPO e o interveniente sido vencidos no essencial, há que condená‑los nas despesas, em conformidade com os pedidos da recorrente.

76 Além disso, a recorrente pediu a condenação do EUIPO e do interveniente nas despesas que efetuou no âmbito do processo na Câmara de Recurso. A este respeito, há que recordar que, por força do artigo 190.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, só os encargos indispensáveis suportados pelas partes para efeitos do processo na Câmara de Recurso são considerados despesas recuperáveis. Por conseguinte, também há que condenar o EUIPO e o interveniente a suportar as despesas indispensáveis efetuadas pela recorrente para efeitos do processo na Câmara de Recurso.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção Alargada)

decide:

1) É anulada a Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de agosto de 2023 (processo R 887/2016‑5) na parte em que o pedido de declaração de extinção da marca controvertida para os «modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)», pertencentes à classe 28, foi deferido.

2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) O EUIPO e Kurt Hesse suportarão, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Ferrari SpA, incluindo os encargos indispensáveis suportados para efeitos do processo na Câmara de Recurso.

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de julho de 2025.

Assinaturas

* Língua do processo: inglês.